专利申请策略与规划.docx

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专利申请策略与规划

专利申请策略与规划

前言

　　一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势，但在执行策略上若无独特之处，进而在产品与市场上与他人明显区隔，恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠，甚至只有苦苦追赶、受制于人。

亦即预做良好的策略规划实有其必要性。

　　科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向，并积极保护其智慧财产。

一般而言，申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒，同时也有技术授权、转让等诸多商品化的价值，背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合作。

　　当研发单位开发出一项新产品或新制程，要不要申请专利？

可不可以申请专利？

有没有可能取得专利？

可以继续开发那方面的技术？

那些技术应一并申请保护？

应于何时、何处提出专利申请？

申请专利能带来什么好处？

就智慧财产权管理而言，提出申请只是当中的一个基本步骤，在此之前和之后应考量与规划执行的事项还很多。

本文仅针对专利申请方面的策略规划，以浅显的文字提供一些基本原则做为参考。

申请前应思考之问题

1.是否为专利保护的对象及范围？

　　发明：

对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。

　　新型：

对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。

　　新式样：

对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。

　　另外也须注意是否为法定不予专利的标的。

2.是否具备专利的实质条件（可专利性）？

　　新颖性：

未曾公开或非公众已知者。

　　进步性：

具有一定的发明创作难度。

　　实用性：

可实际用于产业。

3.是否具有良性的市场前景或产业价值？

　　亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。

例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施，或者市场前景与投资效益不明，则是否要先储备专利？

是否还要申请外围专利？

未来授权或实施获利的机会有多大？

4.申请专利的保护范围可能有多大？

　　他人回避专利范围的难易度有多高？

这牵涉到预期能获准的申请专利范围，相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较，以及阻却他人进行回避仿冒的力道有多强、多周延？

5.专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益？

对与自己技术合作、经销代理的对象有什么影响？

　　这牵涉专利说明书的技术揭露程度，在符合法律要求下，如何避免泄漏关键的know-how。

也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协定。

6.有无足够的资源或成本来提出申请并维护、运用专利？

　　亦即要避免盲目申请，以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。

还要想到能否善用未来获准的专利以得到实质的利益回馈。

7.可否运用其他的方式来保护？

　　例如能否搭配或改以著作权、营业秘密等来保护？

当然也应考虑一并申请注册商标、电路布局…的可能性。

提出以上问题是希望能先就申请专利的本质加以思考。

虽然答案也许一时未明，但至少可借此机会省思，尽量先在企业内部建立一定程度的共识，如此再客观地依据以下各项策略做出评估，以便顺利拟定执行的细节。

各项评估策略

一、是否提出申请

1.要申请

*预备自用：

自行实施保护的技术，从实施取得市场垄断地位，甚至建立某种专业形象。

*预备他用：

藉由技术转让、授权以获取利益，进而影响旧市场或主导新市场规格。

*降低竞争对手优势：

限制对手的发展，也避免他人取得专利后处于竞争优势。

*干扰他人视线：

在主要研发技术以外的领域申请专利，使竞争者难以洞悉我方真正的技术发展方向。

或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。

2.不申请

*避免公开暴露研发策略和意图：

改以其他方式保密，以免遭对手洞悉，或怕保护不佳致遭人回避仿冒而丧失应有的市场商机。

*延长技术保密的时间：

若他人难以破解模仿时可以考虑不申请，而无专利期限的缺点。

*专利实用价值不高，但又不希望竞争者取得专利：

例如不打算实施、利用该项技术的专利来获取经济利益，可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势，反过来限制自己发展，则可放弃申请，甚至直接适度地公开该项技术。

二、申请何种专利

　　发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同，但都应符合相关的法定要件。

如果皆不适合，则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。

否则即使侥幸获准，拿到的只是很不稳定的专利权。

故宜按照科技类别与创作层次，选择适当者提出申请，才较易获准专利。

三、申请内容为何

1.完整技术或部份技术：

有时为避免遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或于撰写说明书时巧妙隐藏之。

2.单项申请或系列申请：

依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于「技术完整公开所带来的缺点」和「申请周延保护∕布雷」之间做适当的取舍。

3.基本技术或配套∕衍生技术：

*基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远，相对上比较冷门，可能参与者较少；配套∕衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。

这是从特定的技术领域角度来看，所以两者是相对的，而非绝对的。

*拥有基本技术的专利等于掌握此一发展领域的主导权，相当有利；但若由他人取得配套∕衍生技术的专利，则自己实施时恐受阻碍。

*若只拥有配套∕衍生技术的专利，虽很可能须得到前者的授权才能实施，但仍有利于日后与前者交叉授权，取得部分主导权。

4.使用中技术或储备技术：

除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以外，基于日后科技发展、产品汰换周期或市场变迁等因素，也应想想目前用不到、属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。

四、何时提出申请

1.适时申请：

发明创造的技术达到一定成熟度时就提出申请。

不过对于不同的产业与科技领域，适当的申请时机所对应的技术成熟度可能会差别很大；有的在研发得到初步成果就要提出申请，有的可能要很成熟完备才比较适合申请。

一般而言，通过基本验证以后，进入应用研究、开发或工业性中间试验之前，这段时间提出专利申请，通常算是比较适当的申请时机。

2.提前申请：

鉴于某些产业的技术变迁快速，且各国专利制度多半采先申请主义，因此只要技术已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等三要件，就无须太顾虑技术成熟度，即可提出申请，也可及早获得专利权。

3.延迟申请：

过早申请则专利相对较早到期，同时也可考虑以下情况而延迟申请：

*目前技术保密措施无虞，而且由他人完成∕破解的机会不大，所以不急于申请专利，以免太早公开技术。

*市场前景不明朗，或消费者恐怕难以接受新的科技或产品，且目前似无他人申请的迹象。

*所申请保护的技术不成熟或配套技术不完备，仍有许多问题未解决，甚至后续不打算继续投资研发。

*技术领域本身发展的局限，预期能够获准保护的范围较窄。

待更进一步研发突破后可申请更大的保护范围，也增加专利应用获利的机会。

*过早保护可能防碍或违反既有的技术交流、授权或销售代理协定，或许不利于进一步合作开发。

或者是说，可能要先排除此类障碍再做申请。

五、申请地区

　　竞争者的所在地和活动范围已不再局限于单一国家，因此有必要从事全球地理上的专利布署，以为自己发展铺路、为对手设下障碍。

1.本国申请：

通常企业所在地应当先申请，也为外国申请取得有利条件，例如主张优先权。

2.国外申请：

考虑目标市场、对手活动、未来发展所在的国家，选择适当者加以申请。

但若申请国家众多，则亦须考量成本效益的问题。

六、专利布局

　　此乃就技术层面来看，布建的保护网或地雷网可在深度和广度上同时或择一进行。

1.就深度而言，某一技术领域从基本专利到相关的配套∕衍生专利共同形成坚实的保护网，则可立于技术垄断的地位，这通常需要长时间的耕耘才行。

2.就广度而言，于基本技术的可能应用范畴中广泛地获得外围技术的专利保护，则可使保护范围更形完整，有利于主导整个技术领域和市场的走向。

但若预期的应用范畴很广，想要囊括所有相关技术的投资成本可能就很庞大。

　　上述各项评估策略其实就是希望结合企业本身的发展策略，尽量找出或厘清申请专利方面可能的盲点和疑虑，以便衡量所要申请保护的标的，在目前法律、科技、市场、投资财务等状况下，其所处的地位、价值或可行性。

如果把前述状况下的评估结果量化成为具体指标，则更能综合判别申请专利的价值。

实际量化的评估标准可依本身的偏好来订定，不在本文讨论的范围里。

企业内部的作业流程

　　本文开始已先提出申请专利前应思考之问题，而实际进行专利申请的过程中，须适当配合上述各项策略来做最佳的决定。

有时须就申请个案判断，有时须多案整组考量。

　　举例而言，以下列出企业内部作业流程所面临的抉择与相关做法，当中的关键在于「判断是否申请」和「确定申请或不申请的后续做法」。

一、发掘提案来源

*来源包括相关产业市场分析、各类科技文献调查、产品新规格所牵涉的技术、研发人员提出的新旧构想、既有的研发成果、研发工作记录簿…等。

*除了掌握上述来源，其他有利的做法例如拟定明确研发策略、进行专利地图分析、奖励提案人、辅导提案申请、开发非研发员工的创意、各单位竞赛评比…等。

二、提交内部审查

*审查内容应涵盖可专利性（新颖性、进步性、实用性）以及技术的商业价值（经济利益、实施难易、投资成本、市场影响…等），亦即须周全顾及法律、科技、市场、投资财务等层面。

*做法上应遴选适当人员参与审查。

除了要确立申请标的（具体的产品、物质、外观设计优先，其次为抽象的方法），最好能半定量∕定量评估各层面的价值，具体明确地审核，以避免太过定性、粗浅的判断。

三、内部审查判定

1.审查结果符合以下条件，则可以提出申请：

*满足可专利性（大致判断可以获准专利即可）。

*技术价值达到一定标准（预期专利有实际的商业利益）。

*预期技术公开的负面影响不大，例如竞争者短期不易仿效技术、侵权机率低、不致于暴露我方研发策略…等。

2.审查结果符合以下条件，则可以不提出申请：

*可专利性不高（大致判断获准专利的机会很低）。

*技术价值达不到一定标准（预期专利没有多少实际的商业利益）。

*预期技术公开的负面影响很大，例如竞争者短期易于仿效技术、侵权机率高、严重暴露我方研发策略…等。

3.依照企业个别的偏好和当时的考量，上述条件未必一定要全部成立才行，或许某一条件具有绝对的地位，也可能采加权的方式做综合评比。

简言之，宜按照量化的具体指标有无达到一定水准，衡量申请的负面效应与得到专利后的各项潜在利益，再做出申请或不申请的决定。

四、接续措施

1.若确定提出申请，应将以下措施立即付诸行动：

*确立申请内容与提出时间。

*考量有无相关技术或配套∕系列须提出申请。

*撰写良好的专利说明书。

*申请专利范围最大化，以降低他人回避之可能性。

*正式申请、争取获准及后续维护。

*于其他国家申请布局。

*注意保护其他型态的智慧财产权。

*后续产品、市场、授权实施…等规划。

2.若确定不提出申请，仍应进行以下动作：

*技术内容先列为企业know-how，视为营业秘密保护。

*设定一段时间之后必须重新检讨申请的必要性。

*考虑继续改良提案的技术内容，再评估是否申请。

*万不得已，适当公开技术内容以避免他人获取专利。

常见问题之探讨

*如何开发企业员工的创意？

　　研发人员的工作就是要不断的研究、改进。

如能善用研发工具和系统化的创新方法，更能有效率地发挥创意和解决技术问题。

除了鼓励踊跃提案以外，亦可藉由诸如解析竞争对手产品的技术、分析调查未来的产品市场、解读特定的专利技术…等任务，迫使或诱导其激发、揭露构想。

　　同时也应让非从事研发的员工勇于揭露构想，而不应事先给予负面的评价，也不须顾虑是否一定有专利的价值才要提出。

例如行销业务人员和生产线上的操作员，根据其对市场环境或生产流程的观察，发现产品在相关领域的用途或者制程可以改进之处，同样可以参与提案，促使新的想法、建议能纳入研究改善的对象。

　　此外，可以遴选适当的科技人员，在创意的揭露阶段即开始发挥辅助提案的功能，亦即积极地与员工做充分的沟通，以各种方式开发和帮助潜在的发明人，挖掘并组合任何有价值的构想。

*如何奖励提案申请？

　　一开始就以实质利益奖励创意提案，促使员工自由揭露任何构想。

提交内部审查后，若确定提出申请专利，再发给奖金。

如获准专利，则给予更高的奖励。

日后运用专利如有实际的回馈收益，亦可拨出一定比例给发明创作者。

　　相对的，也应该先对各研发单位定下提案配额，要求达成设定的质与量的标准。

对于专利各项成果的权利归属亦须事先明定清楚。

*如何建立内部审查制度？

　　重点在于挑选适合的内部提案审查人员，其不仅在技术领域上各有所长，同时也须对专利方面的法律有一定素养，才能根据前述各项申请策略适切地审查提案。

同时在审酌提案的实用性与市场价值时，最好聘请非科技出身但有其专业者，诸如专案企划、市场行销、财金部门的主管。

甚至在保密措施无虞下邀请企业外的专家担任，亦无不可。

　　担任内部提案审查人员除了审查以外，也可积极辅导仅具雏形的创意提案转化成具有申请价值的技术。

因此，相关人才的培育和专长资料库的建立就很重要，才能有效发掘、管理构想的来源。

　　各类奖励措施亦可适用于前述审查和辅导人员，以助于专利工作的推展。

*如何兼顾专利的「质」与「量」？

　　专利申请的目标单纯设定为追求「高品质」（技术高度创新、保护范围大、预期经济效益广）以及∕或是「高申请量」，其实都有些理想化，未必能立竿见影或长期负担得起，对于中、小企业尤然。

　　从成本效益来看，应该根据企业本身技术擅长之处和未来产品研发方向，并由专利检索后之系统化分析结果找出竞争者的布局，适当地定出专利申请布署的领域。

举例来说，在某些技术领域逐渐累积专利，或集中可用资源取得重要关键技术的专利，才是比较立即可行的做法。

　　换言之，欲掌控专利的「质」与「量」，研发单位除了掌握、利用已有的专利，更应先了解基本技术与配套∕外围∕衍生技术获得专利保护的现况，吸收他人的研发经验和成果，才能拟定适合的技术发展策略。

同时配合资料建档管理与专利事务所协助申请，具体定出各技术人员编组在一段时期内专利产出的质与量的标准。

　　举例而言，各单位的创意提案数、内部审查时的技术和商业价值评比、专利申请量、专利获得量、专利回馈成果（包括自行实施的收益、授权范围与数量、各项法律权益得失…），都可以量化成为控管的指标，以明确追踪不同时期的各类专利活动，也可客观地评量各单位的研发表现。

*若不申请或申请被驳还须注意那些事情？

　　一般而言，提出专利申请要比不提出申请来得有利。

因此，基本上是鼓励申请，以促进产业科技发展，建立智慧财产的良性循环。

然而某些情况下，企业可能基于特定考量后决定不提出申请，或者改为部分申请、延迟申请，此时则须注意是否遭到他人先以相同或类似的技术内容（尤其是比较关键∕核心的技术）提出专利申请，进而获准专利，阻挠自己实施。

　　若确定不申请，则要承担不申请的风险，势必要做好相关的措施，例如以营业秘密保护、改良技术以达到可申请的程度、密切注意对手技术现况、持续收集有关的技术情报供判断、适当举发对方的相关专利、甚至被迫部分或全部公开该项技术…等。

事实上，这些活动平时就该一直进行，只是对于自己已开发而暂不申请专利的技术内容，更要注意是否已公开或被他人以专利独占。

　　若提出申请之后结果被主管机关驳回，除了考虑法律上的救济、上诉行动，尽量力争到底，也应反思如何改良该技术以提升其可专利性，更重要的是进而如何提升其商业实用价值，亦即不因未获准专利就忘记善用该技术的各种可能。

如果打算放弃申请，也应考量采行营业秘密保护或直接公开的必要性。

换言之，驳回的案件仍然可以套用企业内部的审查机制，以决定最佳的对策

*从专利权得到的回馈收益与申请策略有何关系？

　　回馈的态样包括自行实施、卖断、各类型授权、质押融资、作价入股、侵害赔偿、技术移转投资…等，这牵涉到各类成本收益、投资操作、商场运用等评估和活用。

简单来说，应提拨回馈所得的一定比例于专利的管理上，以维持、鼓励专利的持续申请。

　　由回馈的来源，可以找出主要的利基所在，进而修正申请策略（例如调整专利申请的时机、领域与内容），乃至于影响未来投资、研发的方向。

如同之前所建议的，可以仿照建立各项评量指标，有效控管专利回馈的情况，以定期评估目前拥有之专利的价值高低。

对于得到多年后仍无实用的专利则可考虑便宜转让或放弃维护。

*如何建立基本的专利管理制度？

　　可以参考的相关论述早已汗牛充栋，本文提出的策略建议也仅是此范畴的一部分而已。

不过简单归纳之后，基础的做法大致有以下重点：

1.成立专责部门，有明确任务的编组，尤应与技术和法务单位密切配合，以统筹处理与支援专利等智慧财产权相关的事务。

其他部门人员也应协同执行规定的擅长事项，而非全由专责部门单打独斗。

2.建立标准作业程序，亦即把产品专案拟定、发明构想揭露、评估构想、评估申请、提出申请、维护、运用专利等一系列步骤，融入并配合产品开发上市的流程，各阶段均列入考核管制，以达整体高效率的运作。

3

.建立完备的资讯系统，执行专利检索分析、电子化管理、网路资料库等，以确实掌握企业内外的技术与人才动态。

4.定期做专利与其他智慧财产权方面的教育宣导，以培育具有法律素养的科技人员。

结语

　　专利保护工作的成功关键，其实就在于企业对于申请专利的正确决策与专利事务的科学管理。

当然，本文所提的各项申请策略仅系基本、通用者，实际运用时应先确立自己的需求和目的，配合现况加以规划。

可能还须参酌本身特有的考量，并与其他智慧财产权（例如商标权、著作权、营业秘密、电路布局…等）灵活交互采行，才能发挥最大效益。

若缺乏适当人力和资源，藉由企业外的专业服务机构以协助进行策略规划和执行，亦为可行之道。