被告方代理词.docx

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被告方代理词

山东大学中英文模拟法庭竞赛

参赛队签号：

被告方代理词

第一部分案件事实.................................................3第二部分法律适用.................................................4

第三部分代理意见.................................................7

一、山东金雀山公司的起诉理由不成立，因为被告的企业名称拥有在先权利.................................................................7

（一）保护在先权利原则...............................................7

二、被告的产品外包装不存在混淆相关公众对产品来源的认识的问题，对“康泰”的使用属善意使用...................................................9

（一）禁止混淆原则...................................................9

（二）权力平衡利益兼顾原则..........................................10

第一部分案件事实

被告〔山东康泰制药，以下简称被告〕与山东金雀山制药〔以下简称金雀山公司〕为同处于山东省临沂市兰山区的药品生产企业。

被告的前身为1952年建立的山东康泰制药厂，后由于受体制和市场变化及企业自身经营等因素的影响，经企业职工代表大会通过，于1999年2月18日改制设立有限责任公司，1999年5月10日，以“山东康泰制药”为企业名称向临沂市工商管理部门申请注册登记，1999年5月27日经核准成立。

被告的注册商标为和平鸽图案加“永强”文字的图文组合商标。

改制后，被告的产品外包装一直使用“山东康泰制药”企业全称、“山东康泰制药”企业简称，并同时在醒目位置上明确标注了“永强”图文组合商标。

“康泰”商标系由临沂中药材公司饮片加工厂于1984年经国家商标局核准注册取得。

金雀山公司是于2000年4月16日成立，并于2000年11月25日通过受让取得“康泰”注册商标专用权。

“康泰”注册商标为文字商标，采用圆圈内的“康泰”变形文字加下方“KANGTAI”拼音组合。

金雀山公司认为被告于1999年5月27日以金雀山公司的在先注册商标“康泰”文字作为其企业名称登记注册的行为构成侵权，并认为被告在产品包装上使用与金雀山公司在先获得的“康泰”注册商标相同的康泰文字会对相关群众对商品的来源产生混淆，侵犯了其注册商标专用权。

故金雀山公司以此诉诸法院，提出以下诉讼请求：

1、确认康泰公司企业名称侵犯了金雀山公司“康泰”注册商标的在先权利。

2、判令康泰公司立即停止使用与金雀山公司“康泰”商标相同的企业名称。

第二部分法律适用

1、《中华人民共和国商标法》第三十九条规定：

转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标经核准后，予以公告。

受让人自公告之日起享有商标专用权。

　　在本案中，“康泰”商标系临沂中药材公司饮片加工厂于1984年经国家商标局核准注册取得，原告于2000年11月15日通过受让取得“康泰”注册商标专用权。

也就是说，原告在2000年11月15日以前没有取得“康泰”这一注册商标专用权。

2、《北京市高级人民法院关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中假设干问题的解答》第12条规定，审理商标与使用企业名称冲突纠纷应当依法保护在先合法登记并使用企业名称者享有继续使用的合法权益，即在注册商标申请日前已经合法登记并使用的企业名称中的字号与他人商标相同或者近似的，企业名称使用人有权继续使用该企业名称。

　　本案中，被告于1999年5月10日，以“山东康泰制药”为企业名称向临沂市工商行政管理部门申请注册登记，1999年5月27日经核准成立，而原告于2000年11月15日取得“康泰”商标专用权，因此，被告企业名称是合法并在先登记的企业名称，有权继续使用“山东康泰制药”这一企业名称。

3、《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施方法》规定，从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化。

　　被告方在产品外包装上使用“山东康泰制药”这一名称，是在法律许可范围内将“山东康泰制药”这一企业全称简化，并非恶意利用金雀山公司的“康泰”商标信誉的行为。

4、《反不正当竞争法》第5条例外条款规定“以下行为一般不被视为市场混淆行为：

〔1〕使用的著名标示是商品、营业或服务的通用名称或惯用标示；

〔2〕善意地使用自己的；

〔3〕他人的标示在社会公众所普遍认知前的善意使用行为；

〔4〕其他根据利益平衡原则不被视为市场混淆行为的行为。

　　　被告方使用“康泰”二字是作为企业名称的简化而使用的，并非恶意利用原告“康泰”这一临沂市知名商标的声誉的行为，不存在搭他人便车的不正当竞争行为，所以是善意的使用自己的企业名称，不属于市场混淆行为。

5、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律假设干问题的解释》第一条规定：

以下行为属于商标法第五十二条第〔五〕项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

　　〔一〕将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。

　　被告于1999年5月10日，以“山东康泰制药”为企业名称向临沂市工商行政管理部门申请注册登记，1999年5月27日经核准成立，而原告于2000年11月15日取得“康泰”商标专用权，所以，被告方不存在将原告方注册商标相同的文字作为企业名称使用。

6、2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局假设干问题的意见》规定，对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争。

　　“康泰”商标系由临沂中药材公司饮片加工厂于1984年经国家商标局核准注册取得，金雀山公司2000年4月16日成立后，于当年11月25日通过受让取得“康泰”注册商标专用权。

康泰制药厂是建于1952年的市经贸局直属企业，由于受体制市场变化及自身因素的影响于1999年2月18日经改制设立有限责任公司，1999年5月27日核准成立。

本案中，被告方所使用的“康泰”二字来源于康泰制药厂，康泰制药厂1952年就已使用“康泰”二字，所以本案应考虑历史因素和使用现状，不能简单认定被告侵权。

7、《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条　经营者不得采用以下不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：

　　〔一〕假冒他人的注册商标；

　　〔二〕擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；

　　〔三〕擅自使用他人的企业名称或者，引人误认为是他人的商品；

　　〔四〕在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。

　　被告于1999年5月10日，以“山东康泰制药”为企业名称向临沂市工商行政管理部门申请注册登记，1999年5月27日经核准成立，而原告于2000年11月15日取得“康泰”商标专用权，因此，被告方不存在假冒、擅自使用原告商标等不正当行为。

第三部分代理意见

尊敬的审判长、审判员：

山东康泰制药指派万达律师事务所的张傲男和邓桐岳作为其与原告山东金雀山制药诉山东康泰制药商标侵权纠纷一案的代理人。

代理人接受委托后，因我系被告辩护律师，在接到案件后，详细了解本案的情况，并做了大量的调查取证工作，通过庭审调查、质证以及其他诉讼活动，现依据本案事实及相关法律法规发表如下代理意见：

一、山东金雀山公司的起诉理由不成立，因为被告方企业名称拥有在先权利

商标侵权纠纷属于知识产权冲突。

解决知识产权冲突，通常适用以下原则：

一是保护在先权利原则；二是禁止混淆原则；三是权利平衡利益兼顾原则。

〔一〕保护在先权利原则

保护在先权利原则是处理注册商标与企业名称权利冲突时应当首先考虑的问题。

如果注册商标不是在先权利，那么注册商标排斥企业名称的登记与完整就无从谈起。

保护在先权利原则要求在后权利的创设、行使均不得侵犯在此之前已存在并受法律保护的在先权利。

在后权利要获得法律保护，应当从形式到内容都具有合法性，能够成为一项独立而完整的权利。

如果某一在后权利是以侵犯他人已经合法存在并且受法律保护的知识产权为前提，这种权利就不能独立存在并受法律保护；如果在后权利是合法存在的，但该权利的行使可能侵犯他人合法的在先知识产权，那么这种权利的行使就会受到限制。

保护在先权利原则还要求在先权利必须是合法的，而且在先权利的效力范围应当覆盖在后权利，在后权利存在于该合法的在先权利之上，否则，就不发生与在后权利的对抗。

在后注册商标权利应尊重在先创设的企业名称权利。

对在先创设的企业名称权利进行一定限度的容允。

《北京市高级人民法院关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中假设干问题的解答》第12条规定，审理商标与使用企业名称冲突纠纷应当依法保护在先合法登记并使用企业名称者享有继续使用的合法权益，即在注册商标申请日前已经合法登记并使用的企业名称中的字号与他人商标相同或者近似的，企业名称使用人有权继续使用该企业名称。

本案中，被告是于1999年5月27日经临沂市工商行政管理部门核准，成功注册了“山东康泰制药”的企业名称，而金雀山公司是于2000年4月16日成立后，于2000年11月25日通过受让取得“康泰”注册商标专用权。

根据以下法律：

1、《企业名称登记管理规定》第三条，企业名称在企业申请登记时，由企业名称的登记主管机关核定。

企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。

2、《商标法》第三十九条，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标经核准后，予以公告。

受让人自公告之日起享有商标专用权。

可以得知，金雀山公司在被告取得企业名称专用权之时还未获得“康泰”商标的商标专用权。

因此，我公司的企业名称拥有在先权利，根据保护在先权利原则，如果注册商标不是在先权利，那么注册商标就不能对企业名称的登记与完整进行排斥。

1、在《商标法》第五十二条中，有以下行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

〔一〕未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

〔二〕销售侵犯注册商标专用权的商品的；

〔三〕伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

〔四〕未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

〔五〕给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

2、在《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律假设干问题的解释》的第一条中，以下行为属于商标法第五十二条第〔五〕项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

〔一〕将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。

3、在《反不正当竞争法》第五条中，经营者不得采用以下不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：

〔一〕假冒他人的注册商标；

〔二〕擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；

〔三〕擅自使用他人的企业名称或者，引人误认为是他人的商品；

〔四〕在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。

适用以上三条法律构成侵权的，首先需要满足大前提：

原告方的商标专用权拥有在先权利。

本案中，原告方显然不满足这个首要条件，因此不适用《商标法》与《反不正当竞争法》中的相关法律。

所以原告的诉讼请求不成立。

二、被告方的产品外包装不存在混淆相关公众对产品来源的认识的问题，对“康泰”的使用属善意使用

对于此问题，同样适用解决知识产权冲突的三个原则。

〔一〕禁止混淆原则

商标的基本功能是区分商品、服务的来源，各国商标法以及国际组织无不以禁止混淆为商标立法的基本宗旨。

只有企业名称在相关公众中造成混淆，从而损伤或破坏他人在先商标的识别功能时，才有禁止企业名称登记、使用的必要。

判断商标与企业名称之间的混淆，一般通过综合分析认定的方法，综合考虑以下因素：

商品、服务的具体特点，商品、服务的相同类似程度或关联程度，商标与企业名称中的字号的相同近似程度，相关公众的注意程度，混淆的可能性以及是否已造成实际混淆，在先商标的独创性、知名程度，企业名称的实际使用方式，争议双方的实际经营方式，争议双方在地域范围上是否相互交叉等。

就本案来说，被告提出以下三点观点：

1、原告方首先就不符合拥有在先商标的基本条件，因此不构成被告企业名称在相关公众中造成混淆的问题。

2、从产品外包装来看，被告生产产品的外包装均整体标准地使用了其经核准登记的企业名称，其产品外包装上使用了“山东康泰制药”企业全称、“山东康泰制药”企业简称，同时明确标注了为和平鸽图案加“永强”文字的图文组合商标，并且我方未使用原告所注册商标的特定书写方式，与金雀山公司的“康泰”商标存在明显不同，所以不会造成混淆的问题。

3、就被告方公司产品外包装上对“康泰”二字加强的问题，“康泰”系取自被告公司前身的于1952年建立的山东康泰制药厂，“康泰”二字在原企业名称中具有重要标识性作用，对其的沿用与加强符合事实逻辑，无主观恶意。

此外，被强调的“康泰”二字在产品整体包装上的位置、颜色、大小均并不处于突出位置。

因此并无恶意混淆。

〔二〕权力平衡利益兼顾原则

利益平衡原则的一个重要来源是公平竞争，其目的在于保护依法经营者的权利与利益。

利益平衡原则是以保护在先权利原则和老实信用原则为前提的。

法官需要综合考量各种因素，在充分考虑其它原则的基础上，存不同的利益和权利之间进行权衡和取舍，做出表达法律公平和公正的选择。

适用利益平衡原则的特定情形，可以是历史因素以及使用现状。

2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局假设干问题的意见》规定，对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争。

上述规定表达的正是利益平衡原则。

适用利益平衡原则的特定情形，也可以是企业名称的适当简化。

如前文所述，享有在先企业名称权的行为人是否有权在他人商标获得注册后继续简化使用企业名称的问题涉及利益平衡原则。

《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施方法》规定，从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化。

因此，在某些特定情形下，尤其是企业名称属于在先权利时，适当简化企业名称具有正当理由，并不属于不标准使用。

本案中，就原告方认为被告故意使产品造成混淆的观点，被告方提出以下几点意见：

1、被告在金雀山公司获得“康泰”商标专用权之前就已将企业名称简化为“山东康泰制药”。

“康泰”二字取自被告前身的于1952年建立的山东康泰制药厂，“康泰”二字在原企业名称中具有重要标识性作用，因此被告沿用并无主观恶意，属适当简化。

2、从时间上来看，“康泰”商标最早于2000年被临沂市工商行政管理局评为知名商标，也就是说，在被告注册企业名称之前，康泰商标并不是知名商标，因此被告不存在故意使用“康泰”二字为己牟利的行为，也没有将康泰作为商标使用，并没有违背市场公认的商业道德，不存在搭他人便车，利用“康泰”商标声誉的主观恶意。

被告企业名称的使用是善意的，而且属于在先使用，所以不存在混淆的行为，不属于不标准使用。