APP名称商标性使用.docx

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APP名称商标性使用

判断是否属于商标性使用，应以商标标识是否用于识别商品来源为标准。

APP软件名称当仅用来描述功能、用途或表征特定用户群体时，并没有发挥区分商品来源的作用，这种使用方式属于描述性使用，不受商标专用权的规制。

　　【案情简介】

　　2004年12月29日，李叶飞向国家工商行政管理总局商标局申请注册第4441141号“拍客”商标。

2007年9月7日，李叶飞、韩燕明作为商标共有人获准注册，商标核定使用类别为第9类。

从2012年底开始，北京新浪互联信息服务有限公司（下称新浪公司）在新浪网、新浪微博上推出“新浪拍客”Android版、“新浪拍客”iPhone正式版等客户端软件（即APP），供用户免费下载。

该软件下载之前，客户端上标识为“新浪拍客”及新浪图标；下载之后，客户端上标识仅有“拍客”二字及新浪图标。

　　李叶飞、韩燕明认为，新浪公司在软件客户端上使用“拍客”字样，属于在同一种商品上使用与其注册商标相同的标识，侵犯了其注册商标专用权，据此请求法院判令新浪公司停止侵权、赔偿其经济损失360万元、公证费1000元。

新浪公司辩称：

“拍客”是对特定人群和行为的描述性词汇，是指在互联网时代下，将自己拍摄的图片或视频上传至网络平台与他人共享的一群人，也指该群体的上述行为方式，该词汇本身已进入公共领域，李叶飞、韩燕明无权垄断该词汇禁止他人合理使用；新浪网是知名网站，新浪公司是在自己的网站上描述性使用“拍客”，主观上没有搭便车的目的和必要，不存在攀附他人商誉的侵权意图；新浪公司未将“拍客”作为商标使用，新浪公司拥有大量“新浪”图形及文字等商标，“新浪”文字及图形等商标比“拍客”更有知名度和显著性；新浪公司对“拍客”的使用是描述性使用，没有混淆的可能性；李叶飞、韩燕明未实际使用涉案“拍客”注册商标，新浪公司不应承担赔偿责任。

　　北京市海淀区人民法院一审认为，本案中“拍客”一词经过市场相关公众广泛使用，已经成为通用词汇，指称一类人或一类技术工具，李叶飞、韩燕明虽在2007年申请注册了涉案商标，但其怠于使用及主张该商标权利，并由于大众对该词汇的使用使其成为具有特定人群指向性的特殊词而进入公有领域之中，致使“拍客”一词逐步淡化为通用词汇，其指示商品或服务来源的功能降低，故商标权人对该商标的使用应当受到一定的限制，不能禁止他人对该词语正当的合理使用。

本案中，涉案商标虽然难以认定属于商品的通用名称，但却是来源于网络社会中人们常用的代表一定文化特征的词汇符号，具有一定的通用化特征，商标权人不能禁止他人善意地、非商标意义上的使用。

新浪公司将“拍客”一词使用在其开发的一款APP软件上，此时该词语并未发挥表彰和区分其服务来源的作用，而是“新浪”一词及其公司标识起到了指示来源、区分商品或服务的用途。

新浪公司在应用软件上使用“拍客”一词，其目的是直接告知消费者该款APP的用途，这种使用系对“拍客”一词符号本意的使用，并非商标意义上的使用，属于描述性使用“拍客”一词，应视为商业上的自由表达，属于商业活动允许的正常范围。

文字在已经通用化的范围内使用，而不是作为商标使用，且不足以造成相关公众混淆、误认，应认为不构成商标侵权。

　　李叶飞、韩燕明不服一审判决，提起上诉。

　　北京知识产权法院二审认为，无论从法定还是约定俗成的角度来看，“拍客”一词均不能被认定在计算机软件产品（手机客服端APP）上已成为通用名称。

但随着“拍客”一词的使用与普及，使得“拍客”商标在涉案拍客使用的APP软件上作为商标的显著性程度大大减弱，其发挥商品来源功能的效果明显低于其第一含义的指代作用。

实际上，消费者在该款APP软件上看到“拍客”二字更可能想到的是该款软件的用途或者适用的人群，而非商品的提供者，且其使用均与该公司的“新浪”或相应图标结合使用，能够使得用户清晰地认识到软件产品或服务来源于新浪公司，“拍客”本身并没有发挥区分商品来源的商标性作用，且其并无故意误导公众的主观意图，客观上也不会导致消费者混淆和误认，因此，判决驳回上诉，维持原判。

　　【法官评析】

　　互联网技术不断发展带来了全新的用户体验模式和多样的商业经营模式，而使用多样化、个性化的APP应用软件成为智能手机普及带来的必然结果。

APP名称更是五花八门，不拘一格，但存在的风险是其名称与相关商标可能存在冲突。

本案即涉及手机客户端APP名称是否侵犯商标权的问题，而判断是否侵权的前提首先要判断该APP名称的使用是否构成商标性使用。

因此，本案在当今互联网环境下具有一定的典型意义，同时，本案的判断原则和理念亦涉及商标法中关于正当使用的判断，在理论上亦具有一定的研究意义。

　　一、手机客户端APP名称是否为商标性使用的判断

　　商标民事侵权所依据的法律是商标法第五十七条的规定，对于该条的适用应把握的标准是在判断商标侵权时，以造成混淆为最终的判断要件，以构成商标性使用为判断前提。

关于商标性使用的判断，商标法第四十八条规定，商标的使用是指用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

由此可见，商标性使用的关键在于该标识是否发挥了识别商品来源的作用。

　　本案中涉及的问题是如何判断手机客户端APP名称是否为商标性使用。

2006年北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中规定，如何界定计算机软件商品商标的使用，除本解答第二条所述商标使用方式外，在安装、运行计算机软件时，显示器显示出的对话框、标题栏、图标及版权页等界面上出现注册商标，表明其所标示的商品区别于其他同类商品的来源的，亦为商标的使用方式。

计算机软件名称的商标性使用依然需要发挥区别其他同类商品来源的作用。

本案中，该款APP移动应用程序系为提供“拍客”用途的专用软件，其针对的目标消费者为“拍客”，实现的功能亦是拍摄照片或视频上传至网络。

鉴于该款软件与“拍客”第一含义所指代的特定人群具有天然的紧密联系，此时“拍客”一词在该软件上起到的作用是表明该款软件的用途，其目的是直接告知消费者该款APP移动应用程序的用途及适用人群，该种使用方式属于对“拍客”一词第一含义的使用，而并非发挥表彰和区分其商品及服务来源作用的商标性使用。

　　二、正当使用、商业自由表达与注册商标专用权范围

　　本案涉及的深层次问题是如何界定商标的正当使用，如何划分商业自由表达与注册商标专用权范围的边界。

　　不可否认，“拍客”一词在2004年李叶飞、韩燕明申请注册商标之时在核准注册的商品上具有较强的显著性，但随着“拍客”一词的使用与普及，使得“拍客”商标在涉案拍客使用的APP软件上作为商标的显著性程度大大减弱，其发挥商品来源功能的效果明显低于其第一含义的指代作用。

实际上，消费者在该款APP软件上看到“拍客”二字更可能想到的是该款软件的用途或者适用的人群，而非商品的提供者。

在这种情况下，从社会公众对于语言文字正常使用的角度亦不宜认为该词汇在涉案“拍客”使用的APP软件上的使用归属于商标权人独占享有，其他主体就不能在该词汇的原有含义上使用。

商标本身具有的第一含义属于社会公共资源，商标专用权的保护仅限于商标性使用而不应当做扩张性解释，否则将会导致商标权利人不当的侵占公共资源。

　　考虑到该款APP软件系为提供“拍客”用途的专用软件，其针对的目标消费者为“拍客”，实现的功能亦是拍摄照片或视频上传至网络，鉴于该款软件与“拍客”第一含义所指代的特定人群具有天然的紧密联系，此时“拍客”一词在该软件上起到的作用是表明该款软件的用途，其目的是直接告知消费者该款APP软件的用途及适用人群，该种使用方式属于对“拍客”一词第一含义的使用，而并非发挥表彰和区分其服务来源作用的商标性使用。

新浪公司在专门服务拍客的软件上使用“拍客”二字是直接借助了该词的第一含义，这种使用方式应视为商业上的自由表达，属于商业活动允许的正常范围。

（张玲玲 作者单位：

北京知识产权法院）

如何避免App成为商标等知识产权侵权的重灾区

、责任编辑:

合肥陈军知识产权律师团队时间:

2016、8.15

网络的不断发展带来了新鲜的用户体验模式，而使用多样化、个性化的App应用软件成为智能终端普及带来的必然结果。

当前，互联网公司和应用软件制造商推出的各类App应用可谓百花齐放，商家在App的名字上也下足了功夫，或直接体现软件功能，或与自己的企业名称相一致，或采用创意型的名称吸引用户。

然而在推出一款App时，却可能面临其名称与相关商标相冲突的情况。

统观众多App的应用名称，大致可分为功能描述型、表征品牌型、创意型和混合型四种，而在每种情况下，软件名称与商标的区分、可能构成侵权的名称受保护的资格和能力并不一致。

同时，在App图标标识有明显识别性的情况下，讨论图标与名称的组合是否构成商标是另外一个层次的问题，因此本文仅就App名称标识进行探讨，并不包含相应图标。

　　App名称是否必须进行注册

　　App名称的性质问题应当从App本身性质上进行讨论。

网络环境下的应用程序不应简单地视为一款商品或者一种服务，而应是商品和服务的综合体。

在针对不同主体时，其性质不同。

当它作为可以交换的产品，在平台服务商和开发者之间进行交易时，实现了其商品的属性；而在提供给购买应用服务的消费者时，应当作为一种服务而不应简单地理解为一种计算机应用程序本身。

这一区分的意义在于对App名称注册类别的理解上，在“滴滴打车”案中也对这一意义进行了明确的梳理。

我国商标法中规定的商标是其所有者用以使其提供的商品或者服务区别于他人的标识，以便在市场上公平竞争。

商标的功能在于提升商品或者服务在相关公众中的知名度，各App名称的性质不尽相同，有的可以达到商标的功能，有的却仅仅是描述性的，因此能否将其认定为商标不应一概而论，还应在个案中对其性质进行相应的判定。

笔者认为，除功能描述型名称外，其他几种类型的名称均可以认定为商标性的标识。

　　根据我国商标法传统理论，可以将商标区分为注册商标和未注册商标。

某个词汇或者几个文字在作为App名称时起到了商标的指示来源的作用，无疑可以认为该名称是商标。

而对于商标来说，即使没有进行相应的注册，仍然使得相应的权利人享有商标权。

商标权的产生以商标性的使用为基石，而不应区分是否注册。

也即，不论是否事先注册，只要App名称能够认定为商标，相关App名称所有人即享有商标权。

移动互联网更新速度快，许多App生命周期相应较短，而商标的注册周期相对较长，如果苛求每一款App在上线时均已完成了商标的注册，既满足不了App行业的健康快速发展，同时也不利于对相应权利的及时保护。

因此，能够起到商标作用的App名称不需要进行注册即可受到商标法的保护。

　　App商店应该尽到何种义务

　　目前比较大的两大应用软件平台是AppStore和安卓市场。

一款App想要发挥其作用，为公众知晓，必然要在应用商店中占有一席之地。

应用平台商此时要对上架的应用进行相应的审核，从而使得应用平台商成为除应用厂商、消费者外的可能与该应用侵权相关的第三方。

近来比较知名的案例是“为为网”诉苹果公司侵犯商标权案。

上海易饰嘉网络科技有限公司在AppStore发布“为为网”软件时，发现应用商店中已经存在由上海沃商信息科技有限公司开发的同名软件，苹果公司连续3次拒绝了其发布申请，其遂向苹果公司两次申请下架该同名软件，但苹果公司未采取任何措施。

其后，易饰嘉公司将苹果公司及沃商公司共同起诉至法院，要求下架该同名软件并索赔经济损失1亿元。

　　上述案例中沃商公司的“占坑”行为是否构成对“为为网”商标权的侵犯是需要讨论的问题之一。

而本案带来的更多的启示是关于AppStore作为第三方应用平台，其行为是否构成商标侵权的问题。

我国侵权责任法第三十六条规定：

“网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任；网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施；网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

”对于AppStore来说，在商标侵权的问题上存在两个关键点：

一是是否存在事前的审查义务，审查的具体标准和范围是什么；二是在接到权利人通知后如何处理。

笔者认为，对于事前的审查义务，不宜给第三方应用平台设置过高的注意义务，尤其在对商标是否侵权需要进行判定之时，过于严格的注意义务不利于移动互联网络的快速发展，且对于第三方平台来说，判断侵权与否的审查责任也过于苛刻。

而在接到权利人通知后，第三方应用平台则相应地产生了注意义务，应当再次对其权属等进行确认。

笔者认为，在异议人对某一App的上线提出质疑并向平台商进行申诉、提供相关证明材料的情况下，平台商即有义务防止相应损失的扩大化，对相应的App采取冻结等措施，而不应仅考量其可能的抗辩——为公共利益或者避免恶意申诉。

毕竟对于平台商来说，其应是利益的第三方，而争议的App可以由争议方通过诉讼等方式来获得相应的补救，因此这种避免恶意之争的义务不需要平台商来承担。

　　App厂商如何避免侵权纠纷

　　App厂商要避免发生侵权纠纷，必须注意以下三个方面：

　　首先要重视App名称的可商标性，制定商标策略，及时注册商标。

目前App产品较多，但是真正做到用商标权去保护自己的应用的很少。

因此，在企业推出某款App时，应当首先对名称进行考量，检索是否存在侵权的风险，尽量采用表征品牌型、创意型或者混合型的名称，并对相应名称及时进行商标注册，以避免纠纷和争议的发生。

　　其次要提升名称创造性。

一个富有创造性的名称容易引人注目且更加具有区分性，能够有效地防止某一商标被淡化，传统商标法理论上对于商标“显著性”的理解也印证了这一点。

商标的显著性并不是一成不变的，是随着商标权的使用，从无到弱到强到淡化的动态发展过程。

很多著名商标最后演变成了常见的产品名称，其中一些已经正式成为通用名称。

因此，为了防止自己的商标进入公共领域，商标所有人应当正视自己的商标，相应地增加臆造词，谨慎使用描述性词汇或者固定搭配的词汇。

　　最后是商标的分类注册问题，一款App首先属于第9类的软件商品，而该软件商品的来源属于第42类的软件开发服务，并通过第38类的在线数据联接通讯服务，实现了相应类别的服务功能，还有可能通过第35类的广告服务进行盈利。

也就是说，一款App可能涉及的注册和保护类别可包含第9、35、38、42及其他等至少5个类别。

如果商标权人在申请注册商标时能够全面申请注册，必然会使得商标的相应保护全面。

但最终表现其服务的还是相应类别的服务种类商标，例如“滴滴打车”App，体现其应用价值的是第39类的乘客运输服务。

　　随着我国移动互联网的不断发展，手机App软件已超过百万个，而商标显然尚未成为软件厂商重点关注的领域，这应引起各方关注。

同时，为适应网络时代经济、技术和法律需求的不断发展，商标制度也应有所创新。

　　附：

为为网拟诉苹果、沃商侵犯商标权索赔2亿

　　2014年6月26日，上海易饰嘉网络科技有限公司（下称“易饰嘉”）召开“为为网商标维权”新闻发布会，拟状告美国苹果公司。

为为网是易饰嘉的旗下品牌，是一家类似于1号店的电子商务网站，其原计划于6月21日在AppStore上线同名的移动应用，但被苹果以AppStore已有同款应用而驳回。

上海联合律师事务所、易饰嘉代理律师马永健表示，已向法院提交相关材料，以商标侵权以及不正当竞争为由状告苹果公司及该移动应用程序开发公司，共索赔1亿元。

今年5月30日，易饰嘉第三次向苹果提交为为网移动应用上架AppStore申请，但被告知“‘为为网’App版本已经存在，ID为739688712，名称为‘为为网’”，遭到再次拒绝。

6月23日，易饰嘉通过网络和书面形式将异议递交给苹果公司，认为“为为网”应用侵犯了易饰嘉的商标权，要求苹果删除、下架该应用，最终未获苹果公司回应。

　　马永健认为，苹果公司轻易让侵权他人商标权的App移动应用程序进入AppStore，为商标侵权人提供了场所和帮助，并且在易饰嘉多次声明并维护权利的情况下，苹果公司拒绝改正，其具有主观故意和明显恶意，因此根据《商标法》第五十七条规定，“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为”，构成商标共同侵权。

　　随着互联网和移动互联网的发展，知识产权问题越来越严峻。

但是，快播被罚2.6亿元和今日头条被立案调查等关注更多得是版权和著作权方面的纠纷，而类似“为为网”这样通过App、注册账号等方式注册是否构成商标侵权？

作为第三方平台是否负有连带责任？

仍有待进一步明确。

　　“李鬼”应用频现

　　记者登陆AppStore搜索“为为网”获悉，该款应用开发商为“peipeimeng”，更新于2013年12月18日，是一款实用性信息平台。

但下载后，无法实现交易。

　　马永健通过调查发现，该应用的拥有者是上海奉贤一家名为上海沃商信息科技有限公司（下称“沃商”），该公司同时还在AppStore上线了诸如资生堂、美酒网、度假网等品牌的App。

马永健认为，沃商这种行为已构成商标侵权和不正当竞争行为。

　　因此，易饰嘉此次拟起诉苹果和沃商两个被告，要求苹果公司立即停止侵犯原告为为网商标权的行为，并在AppStore删除、下架沃商的为为网App移动应用；沃商立即停止侵犯原告为为网的商标权和不正当竞争行为，撤回并销毁其已经开发并发布于苹果公司经营之AppStore的“为为网”App移动应用程序；此外，易饰嘉向两个被告共索赔1亿元。

　　根据商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的属于侵犯注册商标专用权行为之一。

　　不过，在移动互联网上，App是否属于商品？

上海星瀚律师事务所知识产权部负责人张烜表示，在《商标法》第四条第二款中明文规定本法有关商品商标的规定，适用于服务商标，即商品包括实物商品和服务。

他表示，“App不是一个单独的商品或服务，而是商品与服务的结合体，属于商标法的保护范围。

”

　　拷问连带责任

　　同日，上海一家玺阅信息科技有限公司负责人潘岩告诉记者，他准备在微信平台注册名为“玺阅”的公众账号，也发现被抢注了。

潘岩不清楚这种行为是否涉及侵犯商标权，因为他已经注册了“玺阅”商标字号。

　　微信、微博等第三方平台的出现，使得很多企业纷纷进驻，但经常会遇到潘岩这种情况，公司注册的商标和字号被以账号的形式抢注。

而一般情况下，这些企业首先想到的是与第三方平台沟通。

　　此次，易饰嘉状告苹果公司，正是基于第三方平台的连带责任。

据马永健称，在国内的Android平台上，一些应用商店也出现了“为为网”的假冒App，接下来也会用法律手段维权。

　　第三方平台担负审核责任，但面对数千万甚至上亿的应用或账号，逐一审核上线产品或注册账号是否侵权显然不现实。

美国在1988年制定的《数字千年版权法案》中提出了一条“避风港”条款，最早适用于著作权领域，即由于网络中介服务商没有能力进行事先内容审查，所以，采取“通知+移除”规则，对网络中介服务商间接责任进行限制。

　　国内的《信息网络传播权保护条例》也规定，网络服务提供商明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任法。

此类规定，在多位作家状告XX侵权中已被多次提起。

　　但值得注意的是，上述两条规定均是针对著作权，没有对商标权做出规定和解释。

记者查阅了豌豆荚、91助手等第三方应用商店，发现大部分在著作权方面有严格规定，但对于商标权均未做出严格限制。

　　同样，在新浪微博、微信的管理规定中，也只是提出不得侵犯他人权利等宽泛的概念限制。

不同于第三方应用商店的是，在微博与微信平台上可能构成的商标侵权以账号形式出现。

目前各大平台均实行账号唯一制，一旦拥有商标权的企业字号被注册，该企业将无法再次注册。

　　张烜表示，虽然目前没有专门针对这种互联网新形式侵权的行为制定法律法规，但根据《侵权保护法》、《商标法》等已有法律法规依然可以做出判断。

因此，作为第三方平台，一旦有企业或个人提出侵权保护申请，平台方有义务核实并制止侵权方继续侵权，封杀账号或下架产品。

但在目前法律法规框架下，如果没有企业或个人发起维权，平台并不承担相关责任。

　　同时他也表示，关键还是看如何界定侵权。

张烜举例，按照商标法规定，虽然一个微信或微博账号使用了企业已经注册的商标字号，但并未从事与该企业相同或相关的业务，并不构成商标侵权。