什么是同样的发明创造.docx

什么是同样的发明创造.docx

《什么是同样的发明创造.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《什么是同样的发明创造.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

什么是同样的发明创造

什么是“同样的创造创造”？

摘要

最高人民法院在20XX年7月，就涉及禁止重复授权原那么的“舒学章案”，通过提审做出了判决。

该判决明确指出，搞清楚什么是“同样的创造创造”是理解我国专利制度中禁止重复授权原那么的逻辑起点。

最高人民法院在舒学章案判决中，认为舒学章的前后两专利不属于“同样的创造创造”，但其并没有对什么是“同样的创造创造”进行全面的分析和定义。

本文试图从多视角考察什么是“同样的创造创造”，特别是借助于外国的经验，认为我国对“同样的创造创造”的定义，应该采“实质相同”的判断原那么；本文还通过案例做了进一步分析，以便更进一步加深对禁止重复授权原那么的理解。

关键词：

禁止重复授权原那么、舒学章案、同样的创造创造、实质相同

一、问题的提出

专利权作为一种排他权，必然要求“同样的创造创造只能被授予一项专利权",即必须遵循禁止重复授权原那么。

但按照目前流行的观点的解释，在我国的专利实践中采取了区别对待的方式来解释禁止重复授权原那么。

即，申请人不同时，通过抵触申请制度防止重复授权；申请人相同时，只能通过专利实施细那么第13.1条的规定处理。

可以说，广义上理解禁止重复授权原那么，包括了两个层次：

第一层次是针对不同申请人，采用基于申请文本“全文制”的“同样的创造创造”来禁止重复授权；而第二层次为仅基于权利要求书的“同样的创造创造”来禁止重复授权。

显然，采用基于在先申请文本“全文制”的“同样的创造创造”来禁止重复授权,比单纯采用基于权利要求书的“屏蔽面”要宽。

这可以解释为得益于在先申请的优势，其对在后申请有破坏作用。

而在申请人相同的情况下，由于赋予了申请人就“同样的创造创造”的自由选择权利，就不再考虑在先申请的“占先”优势。

由此带来的问题是：

同样是针对禁止重复授权，为什么两者对“同样的创造创造”采取了不同的标准？

在答复这样的疑问之前，我们还是从根本的分析入手，看看我国和其他国家的相关规定。

二、各国对“同样的创造创造”的规定

1、中国的规定

根据《审查指南》的解释，专利法第9条和实施细那么第13条所述的“同样的创造创造”，是指两件或两件以上的申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。

可见，“同样的创造创造”的比拟对象是基于权利要求的比拟。

《审查指南》还特别指出，在抵触申请的情形下，应根据专利法第22条的

规定，而不是根据专利法第9条利实施细那么第13.1条对在后专利申请（或专利）进行审查。

可见，《审查指南》在这里奉行的是狭义的禁止重复授权原那么。

但根据中国专利法第2条的规定，专利法所称的“创造创造”是指创造、实用新型和外观设计。

因此，“同样的创造创造”应包含“同样的创造或实用新型”及“同样的外观设计”。

“同样的创造或实用新型”这个概念，出现在新颖性的审查中。

在《审查指南》第二局部第三章3.1中，“同样的创造或者实用新型”解释为：

“被审查的创造或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）创造或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，那么认为两者为同样的创造或者实用新型。

需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与比照文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与比照文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与比照文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，那么认为两者为同样的创造或者实用新型。

”

从上述解释可以看出，是否为“同样的创造或者实用新型”，应将专利申请的权利要求所限足的技术方案与比照文件（全文）所公开的技术方案进行比拟，并不局限在表述上的完全相同，还要关注“其权利要求所限定的技术方案与比照文件公开的技术方案实质上相同”的情形。

就外观设计专利而言，比拟的文本是表示在两份外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的外观设计产品。

《审查指南》第一局部第三章第节规定：

“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。

”可见，什么是“同样的外观设

计”,

《审查指南》的规定更加明确简练,

其包括两项外观设计相同或者相近似。

与“同样的创造创造”概念相关的，还有“相同主题”。

在专利法第29条关于外国优先权或本国优先权的规定中，要求作为要求优先权根底的在先申请与要求优先权的在后申请具有“相同主题”，特别是在要求本国优先权的情形下，为了防止重复授权，专利法实施细那么第33条明确规定，其在先申请自在后申请提出之日起视为撤回。

判断作为要求优先权根底的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题，《审查指南》给出了的判断原那么是：

“判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。

......，应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。

”

“所谓清楚地记载，并不要求在表达方式上完全一致，只要说明了申请的权利要求所述的技术方案即可。

但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者模糊的阐述，度至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细表达，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，那么该在先申请不能作为在后申请要求优先权的根底。

”

从《审查指南》的上述规定中，可以看出，在优先权要求成立与否上，引入了“相同主题”的概念，但在申请内容方面的判断方式上与新颖性的判断方式根本相同。

更具体地说，在判断优先权要求成立与否时，可以将首次申请看作一份对比文件，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具有新颖性。

这样，对优先权要求成立与否与是否具有新颖性的判断就没有本质上的区别了。

综上，可以将表达禁止重复授权原那么的上述概念与判断原那么作一个表格来对照。

在先申请（专利）与在后申请的比拟

法律规定

在先专利文件

在后专利文件

前后文件的权利主体

“同样的创造创

造”一细那么13.1条

权利要求书

权利要求书

同-人

“相同主题”一专利

法第29条

说明书（含附图）和

权利要求书

权利要求书

同一人

“同样的创造或实用新型”一专利法第22条中的抵触申请

说明书（含附图）和

权利要求书

权利要求书

不同人

2、美国的规定

"doublepatenting”是美国对重复授权的表达。

美国的TheManualofPatentExaminingProcedure（MPEP）第804节指出，在一个或一个以上的专利申请中，或者在一个或一个以上的专利申请与一个授权专利中，出现"doublepatenting"的情况只能发生在申请人相同或局部相同时。

换句话说，在申请人或创造人完全不相同的时候，没有“doublepatenting"的问题。

在美国，对"doublepatenting"的处理，对“同样的创造”,分为以"法定的”理由驳回和以非法定的“司法上创立的显而易见类型的”的理由驳回两类。

（1）“法定的”理由

当在后的专利申请与在前的专利为“同样的创造”，那么根据美国专利法第101条关于“whoeverinventsordiscoversanynewandusefulprocess...mayobtainapatenttherefor的规定，驳回该申请。

当判断是否存在法定的"doublepatenting"驳回理由时，所考虑的问题在于：

同样的创造是否被申请两次？

因为美国专利法第101条防止对同样的创造授予两次专利。

“同样的创造”是指“identicalsubjectmatter'1,即“相同主题"。

（2）非法定的“显而易见类型”的理由

当在后的专利申请与在前的专利不是“同样的”，但在后申请可以从在先的专利“预期”出，或者是在先专利的显而易见的变化，那么有“司法上的显而易见的重复专利的驳回”问题。

非法定的“显而易见类型”的驳回理由是司法上创立的基于公共政策原那么而防止所授予专利的排他权被不公正地或不适当地延长。

值得一提的是：

美国的MPEP还给出了如何判断“obviousness-type”的具体做法，即判断"obviousness-type"属于事实问题，总体标准为两个创造"在可专利性上明显区别（patentablydistinct）"EliLillyvBarr（CAFC2001）o具体而言，可参照Grahamv.JohnDeereCo.一案中对“非显而易见性"的专利实质要件判断的方式进行，只不过所比对的文件不属于现有技术（priorart）o

事实探究的步骤如下：

（A）相对于专利申请的权利要求，确定在先专利的内容和范围；

（B）确定在先专利的内容和范围与专利申请的权利要求的区别；

（C）确定相关领域的普通技术人员的技术水平；

（D）评价非显而易见性的任何客观的表现。

从上面的步骤看，如何“确定在先专利的内容和范围”在美国的司法实践中，采用。

ne-way的做法。

艮L假设：

ClaimA…当前被审查的专利申请的权利要求；

ClaimB---潜在的冲突专利（申请）的权利要求；

然后判断：

相对于ClaimB,ClaimA是否显而易见。

笔者认为，在ClaimB与ClaimA为相同主题的前提下，一定会结合说明书来解释权利要求。

3、欧洲的规定

根据EPC《审查指南》的第三局部第四章之7.4的规定，其明确地反对同一申请人就同一创造同日提出两项以上的专利申请。

虽然该规定中没有给出“同样的创造创造”的定义，但其指出：

在两个申请的说明书相同但权利要求的保护范围明显不同并且涉及不同的创造的情况下，可以允许同一申请人提出两份申请。

有学者指出，PCT初审指南第四章之6.3的规定根本上是EPC规定的翻版,只不过将“权利要求的保护范围明显不同并且涉及不同的创造”改为“权利要求的保护范围明显不同并且涉及不同的主题（subjectmatter,笔者注）"。

可以反推出，与“权利要求的保护范围明显不同并且涉及不同的创造”相反的情况下，就属于“同样的创造创造”。

即虽然权利要求的保护范围明显不同但涉及相同的创造的情况下，还是认为属于“同样的创造创造”。

此外，EPC第54条将“现有技术”的定义扩大到抵触申请的情况，即把抵触申请视为现有技术的一局部。

因此，在EPC第54条与上述的《审查指南》的协同配合下，对于同一申请人就同一项创造提出的多份专利申请的情况下，不可能出现两次授权行为，也就不必讨论两项专利权是否同时或不同时存在的问题。

三、对我国“同样的创造创造”定义的思考

如上所述，“同样的创造创造”属于一个上位的概念，其包括“同样的创造或实用新型”和“同样的外观设计”两大类型。

因此，应该说，对于“同样的外观设计”和“同样的创造或实用新型”，不能出现不同的理解，但目前的审查实践中确实出现了不协调的情况。

比方，在申请人为同一人的情况下，有时候使用的是上位的“同样的创造创造”，有时候使用“相同主题”的概念，在申请人为不同人的情况下,使用的是下位的“同样的创造或实用新型”或“同样的外观设计”。

1、对待同一申请人在不同阶段上的处理上不协调

同样是对同一申请人，同样是为了禁止重复授权，在适用细那么13.1条规定对“同样的创造创造”的判断采取权利要求比拟法，而在要求本国优先权的情形下，将是否为“同样的创造