平面商标商品化立体使用的行为判定.docx
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平面商标商品化立体使用的行为判定
平面商标商品化立体使用的行为判定
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平面商标商品化立体使用的行为判定-法律
平面商标商品化立体使用的行为判定
袁秀挺1,凌宗亮2
(1.同济大学法学院,上海200092;2.上海市第二中级人民法院,上海200070)
摘要:
将“海宝”造型用作立体商品形状,既是对平面美术作品的复制,也是对平面商标的立体化使用。
该行为一方面要受著作权人复制权的规制,一方面需判断是否落人商标权保护的范围。
对此需考察使用平面商标的该商品形状是否具有非功能性和显著性的特征,符合上述要件,方可认为该立体化使用属于商标使用行为,应受商标权人控制。
但这种使用并非对相同商标的使用,故“假冒海宝”的行为构成侵犯著作权罪,不构成假冒注册商标罪。
关键词:
复制;立体商标;商标使用;假冒注册商标罪
中图分类号:
DF523.3
文献标识码:
A
文章编号:
1002-3933(2014)01-0195-06
一、问题的提出
“海宝”是2010年上海世博会的吉祥物,上海世博局将平面海宝形象注册在第28类玩具商品上。
2010年3月起,吴某未经许可擅自制造和出售毛绒海宝玩具挂件,但这些玩具上没有任何文字或图形标识。
2010年6月,吴某在上海被公安人员抓获,并以涉嫌犯假冒注册商标罪被逮捕。
案发时,共查获海宝玩具80余万只,情节特别严重。
本案中,对吴某的行为如何定性,存在争议。
首先,“海宝”形象无疑构成美术作品,吴某的行为系从平面到立体的商业化复制,而非对原作品的功能性使用。
这一异形转换行为在我国现行著作权法框架下,是否受到规制,是否属于复制行为,存有一定争议。
如吴某的行为构成未经许可的复制,则因复制品数量巨大,已达到“有其他特别严重情节”的程度,故其构成侵犯著作权罪。
其次,吴某的行为同时也是将平面商标用作毛绒玩具的外形,即属于将平面商标用作立体商品。
这种使用在商标法上如何界定,以及是否构成假冒注册商标罪,需要解决两个层次的问题:
一是平面商标商品化使用是否属于商标使用行为;二是平面商标商品化使用是否属于对相同商标的使用。
对此,实践中存在不同的观点。
一种观点认为,既然上海世博局已经在玩具上注册了“海宝”形象的商标,擅自制造和出售与海宝形象相同形状的玩具,就是在相同商品上使用同一商标,构成商标侵权,严重的构成假冒商标罪。
如同时认定本案被告人的行为构成著作权侵权,则其实际上构成侵犯著作权罪和假冒注册商标罪的竞合,公诉机关可以任选其一提起公诉。
另一种观点则认为,消费者之所以愿意购买毛绒海宝玩具,是因为海宝形象本身可爱,是毛绒海宝形象本身使商品具有了实质性价值。
很难想象消费者会将毛绒海宝玩具本身视为区别该玩具来源的标识。
如果权利人申请将立体的海宝形状注册在玩具上,也会因立体海宝具有“美学功能性”而无法获得注册。
因此,制售不带有其他标志的假海宝并不存在侵犯商标权的问题。
还有观点认为,本案中被告将海宝平面商标用作玩具的外形,属于商标法意义上的商标使用行为,构成商标侵权;但由于平面商标和立体商标的表现形态不同,二者不属于假冒注册商标罪中对相同商标的使用,因此,不构成假冒注册商标罪。
笔者同意第三种观点,如果使用平面商标的商品形状具有非功能性和显著性,不管消费者事实上是否已经将其视为识别商品来源的标识,都不能否认该商品形状具有识别来源的可能性,他人作为商品形状使用即构成商标使用。
但毕竟立体商标与平面商标的形态不同,在假冒注册商标罪未明确规定的情况下,平面商标立体化使用并不属于相同商标的使用,不受假冒注册商标罪的规制。
二、“平面到立体”复制的判断
复制权是著作权中最为核心的权利。
实践中,对著作权人经济利益损害最大的行为往往与未经许可的复制有关。
我国《著作权法》第10条将“复制权”定义为“以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利”。
显然,这一规定并未穷尽著作权人可以控制的复制行为。
对复制行为的理解,应根据具体表现,分类概括出其共性特点。
一般而言,从复制涉及的载体角度,可将复制行为分为:
平面到平面、平面到立体、立体到立体、立体到平面以及无载体到有载体的复制等,本案涉及的就是从平面到立体的复制。
平面到立体的复制指的是原作被固定在平面载体上,而复制件则是固定在三维载体上。
平面到立体的复制与客体的类型有关,在著作权法上,可能发生此类复制的行为包括按照美术作品或设计图制作立体艺术品或产品,以及根据建筑图纸建造建筑物等。
那么,能被纳入著作权法意义上的“平面到立体”的复制行为究竟包含何种情形?
2001年修正之前的《著作权法》第52条曾规定:
“本法所称的复制,指以印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的行为。
按照工程设计、产品设计图纸及其说明进行施工、生产工业品,不属于本法所称的复制”,但该句的后半段在2001年修法时删除了。
据此,有人认为,既然新法删除了“从平面到立体”的排除性规定,则应理解为复制包含从平面到立体的转换。
实际上,从各国立法和实践来看,平面到立体的复制要受到一定的限定,在范围上有所收缩,不可一概而论。
首先,对平面美术作品或艺术作品而言,将其表达转换为立体物,属于单纯性质再现,并未改变型态,使人一望即知平面作品与立体物之间的直接渊源,如将小动物卡通图制成立体玩具,这种情况无疑属于著作权法上的复制行为。
英国版权法第17条即明确规定:
“对艺术作品,复制包括对平面作品所进行的立体复制以及对立体作品所进行的平面复制”。
我国台湾地区“最高法院”在1997年“台上字第5222号刑事判决”也持此种观点。
我国《著作权法》虽然没有明示这样的内容,但大量的案例,如涉及“十二生肖”储钱罐与卡通造型的复旦开圆诉冠福公司案,以及“企鹅”加湿器与“QQ”美术作品的腾讯诉康福尔案等,都反映出同样的认识。
学理上,对不具有实用功能的独创性表达的保护,延及具有艺术性的实用品的生产,业已成为主流观点。
其次,在建筑领域,根据建筑设计图建造立体的建筑物也是从平面到立体的过程,这种复制行为有着特殊的意义。
三维的建筑物如能给人以美感,符合独创性的要求,则本身就受到著作权法的保护。
我国著作权法是将“建筑作品”与“图形作品和模型作品”并列的,故建筑作品不包括平面建筑设计图。
但绘制建筑物的设计图是完成建筑作品的一个关键步骤,因为建筑物具有独创性的设计要素都包含在设计图纸中了。
事实上,他人要复制一幢具有美感的建筑物,多是根据建筑设计图而进行,而非直接从立体到立体的过程。
因此,如不对建筑设计图的平面到复制行为加以规制的话,建筑作品的保护就将沦为空文。
第三,对于“按照工程设计、产品设计图纸及其说明进行施工、生产工业品”的行为,虽属“平面到立体”,但不能视为复制行为。
现行法将“不属于本法所称的复制”的规定加以删除,并不意味着该行为就属于受复制权控制的复制行为。
恰恰相反,现行法如此安排,是因为这类行为并非著作权意义上对作品的利用,故无需专门规定。
也就是说,按照图形作品进行施工的过程,本质上更倾向于实施某种技术方案,而非不同形式的思想表达。
进而言之,图形作品要受到著作权法保护,但根据图形作品制造的立体产品,则主要体现的是其实用性的一面,不因其功能特征而成为作品,故对其“平面到立体”的制造过程,不适用著作权法的保护。
总之,对“平面到立体”是否属于复制的判断,应结合具体的著作权保护客体而定。
对于具有美学内涵的艺术造型创作,如绘画、书法、照片等,在进行从平面到立体的转换时,应认定构成著作权法意义上的复制。
本案中,海宝形象显然是平面美术作品,故将其制作成立体的海宝玩具,是典型的从平面到立体的复制行为。
三、平面商标商品化使用属于商标使用的判断
《商标法实施条例》第3条规定:
“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
”而根据2004年12月施行的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《知识产权刑事案件解释》)第8条的规定,假冒注册商标罪规定的“使用”,是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书,或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为。
通常理解的“将商标用于商品”表现为将商标贴附于商品之上,商标和商品是相互独立的,但“将商标用作商品形状、商标与商品合二为一”的情况是否属于商标使用,上述规定并不明确。
由于并非所有的平面商标都可以注册为三维立体商标,如果与平面商标相同的商品形状并不满足商标注册的条件,他人将平面商标用作商品形状自然不构成商标使用。
因此,问题转化为特定的商品形状是否可以进行立体商标的注册。
按照我国《商标法》的规定,三维标志申请商标注册,不仅要具有显著性,还需要具有非功能性。
平面商标用作商品形状若要构成商标使用,也需要满足非功能性和显著性的要求。
(一)使用平面商标的商品形状应当具有非功能性
我国《商标法》第12条规定:
“以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。
”虽然将他人平面商标用作商品形状,但如果该商品形状具有上述功能性,使用人的行为自然不构成商标使用。
本案中,反对构成商标使用的观点认为,海宝形象具有“美学功能性”,从而使商品具有实质性价值的形状。
按照这种观点,正是因为海宝形象本身可爱,使得商品具有实质性价值,进而消费者愿意购买毛绒海宝玩具。
但笔者认为这一说法似是而非,并没有准确把握商标法非功能性原则的立法宗旨。
按其逻辑,意味着商品的形状越是与众不同,在商业上越是成功,却越不可能得到商标法的保护。
这显然与通常的商业实践相背离,也会极大地抑制生产者在美化产品时的创造性和想象力。
事实上,商家正是看中了产品外观的独特吸引力以及潜在的商业价值才将其用作商标。
三维标志申请商标注册之所以受到非功能性的限制,并不是因为某个商品形状十分可爱——没有商家会选择令消费者讨厌的商品外观——而是出于维护市场自由竞争的考虑。
无论是商品自身性质产生的形状,还是为获得技术效果而需有的形状,或是使商品具有实质性价值的形状,如果允许注册为商标,都会使商标权人获得某种抑制自由竞争的优势。
“如果产品的某一特征对于产品的用途至关重要或者会影响产品的成本或质量,或者如果某一企业对该特征的专有将置竞争者于与商誉无关的明显不利境地,那么一般来说,这一特征就是功能性的,因而不能作为商标受到保护”。
因此,功能性规定的宗旨在于促进自由的市场竞争,不至于使商标权人垄断某些竞争者自由竞争所必需使用的形状。
“使商品具有实质性价值”的理解也应结合对竞争的影响进行认定。
如以刀的形状作为商标使用于剪刀上就会使商品具有实质性价值,因为这种刀刃的形状有利于提高剪刀的锋利性,是剪刀的价值所在。
就本案而言,尽管海宝形象十分可爱,特别受消费者欢迎,但竞争者并不是必须使用该形状才能进行自由平等的竞争,而是完全可以(能)设计出其他同样好,甚至更可爱的形象。
(二)使用平面商标的商品形状应当具有显著性
平面商标用作商品形状不构成商标使用的观点认为,这种情况下消费者很难将商品的外形视为区别来源的标志。
这实际上混淆了固有显著性和获得显著性的区别,认为商品形状必须在消费者心目中已经获得显著性才能获得商标注册。
对此,国外司法实践中也曾存在不同的认识。
《日本商标法》第3条第3款有关产品或包装形状的规定采取广义的解释,认为除非产品或包装的形状是和其他的具有显著性的文字商标一起注册,否则它们不具有固有显著性,即使它们可能具有独特的外形从而可能吸引消费者,影响他们的购买决策。
欧洲共同体《协调成员国商标立法第一号指令》颁布之前,大多数欧洲国家,不管其采用注册取得还是使用取得的注册体制,三维形状商标原则上仅仅在获得第二含义之后才能获得商标法的保护。
而欧盟法院则认为:
“没有理由对产品或包装形状适用更加严格的标准,《协调成员国商标立法第一号指令》也没有要求产品的立体外形要具备固有显著性必须额外附加一些非功能性的标记。
”②美国联邦法院对产品外形立体商标的保护是否可以基于固有显著性而无需证明第二含义出现了严重的分歧。
有些法院主张不对商品外观和传统商标进行区分,拒绝在商品外观诉讼中必须证明第二含义的要求;然而,大多数法院保留了普通法的规则,即主张商品外观要获得保护必须证明已经获得第二含义。
笔者认为,我国《商标法》并没有规定立体商标必须已经实际获得显著性才能申请注册,而且这种要求也存在诸多弊端。
一方面,获得显著性的要求很有可能会使生产者在产品推广或销售的早期投资得不到回报。
如果立体商标法律保护的前提是必须证明获得第二含义,那么侵权指控仅仅可能发生在这样的情形,即权利人必须证明第二含义的获得是在侵权者开始混淆性使用相似产品外形之前②。
这将造成对立体商标保护的延期,进而导致由于大量使用相同或相似外形的竞争者及时进入市场而使在先使用者无法获得商标法的保护。
中小企业,尤其是刚刚起步的小企业为此可能遭受更加严重的冲击。
它们无论是在销售渠道还是市场占有率都无法与实力雄厚的大企业媲美。
第二含义的要求会鼓励大企业实行“拿来主义”,直接复制小企业新推出的外形设计,利用自己建立的庞大销售网络进行市场推广,完全有可能领先于小企业使自己的产品外形获得第二含义,从而取得商标权,反过来要求小企业停止使用它们自己设计的外观,这无疑是商标法领域的“强盗逻辑”。
另一方面,我们允许具有固有限制性的商品外形注册为商标也不会造成对市场自由竞争的妨碍,因为功能性原则可以有效地防止反竞争效果的产生。
如果生产者对特定外观设计的独占会妨碍其他竞争者进行有效的市场竞争,商标法基于非功能性的要求将不准许其申请注册为立体商标。
事实上,在显著性判断过程中没有必要掺杂市场竞争的考量。
在美国两比索案中(TwoPesos),初审法院认定原告已经证明墨西哥餐馆的商业外观具有固有显著性,有可能引起消费者混淆,虽然没有获得第二含义,仍然可以受到商标法的保护。
第五巡回上诉法院和最高法院都对此予以确认,最高法院指出:
“并不存在令人信服的理由对商业外观一概的适用第二含义的要求,我们在兰哈姆法及其立法历史中找寻不到对商业外观和普通商标区别对待的具体规定……”。
当然,与传统商标相比,商品外形等立体商标要在消费者心目中实际获得区别来源的功能确实很难,毕竟消费者的购物习惯需要时间培养。
但在社会消费日益符号化的时代,只要特定的商品外形具有识别来源的可能性,不属于商品通用的形状或对商品具有描述性的形状,我们就应该允许其注册为商标。
即使该商品外形可能还具有其他诸如美化商品、吸引消费者等功能,我们也不应忽略或否认其作为商标识别来源的功能。
在传统观念里,商标必须是商品以外的标志,任何商品本身的特征,包括商品本身的外形,不可能起到商标区别出处的作用。
这种观念随着时代的发展正在发生变化,绝对禁止商品本身的外形注册为商标已不再适应市场竞争的需要。
就本案而言,海宝形象作为上海世博会的吉祥物,具有极高的知名度,不管消费者基于何种原因购买海宝毛绒玩具,消费者一看到海宝玩具便会联想到上海世博会却是不可争辩的事实。
因此,海宝形状不仅具有作为商标的固有显著性,而且事实上也已经具有获得显著性。
四、平面商标商品化使用不构成相同商标的使用
假冒注册商标罪是指未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的行为。
海宝形象并不是具有功能性的商品形状,也具有显著性,可以作为三维标志注册为立体商标,被告在玩具商品上使用海宝作为玩具的形状,应当属于商标使用行为。
因此,问题的关键在于海宝平面商标和玩具立体外形是否属于相同商标。
《知识产权刑事案件解释》第8条第1款规定:
“刑法第213条规定的‘相同的商标’,是指与被假冒的注册商标完全相同,或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。
”最高人民法院、最高人民检察院、公安部2011年1月颁布的《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第6条对此作了进一步明确,即具有下列情形的,可以认定为与其注册商标相同的商标:
1,改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列,与注册商标之间仅有细微差别的;2.改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距,不影响体现注册商标显著特征的;3.改变注册商标颜色的;4.其他与注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。
平面商标用作商品外形明显不属于前面三种情形,那么是否属于“在视觉上基本无差别”的商标呢?
笔者认为,平面商标与商品形状立体商标之间并不属于视觉上基本无差别的相同商标,平面商标立体化使用行为并不满足假冒注册商标罪的构成要件。
首先,从表现形态上看,平面商标和商品形状商标在视觉上存在较大差异。
前者属于二维平面标志;后者则是占据一定立体空间的三维标志。
消费者在认牌购物过程中,虽然可能会认为使用平面商标商品形状的商品与平面商标专用权人可能会存在直接或间接的联系,进而发生混淆,但由于商品形状除了区别来源功能,往往还具有吸引消费者等其他功能,消费者往往不会认为商品外形与平面商标是等同的,一般也不会马上联想到平面商标的存在。
其次,从商标法的保护条件看,平面商标和商品形状立体商标受到保护的条件是不同的。
某个平面标志虽然符合申请注册平面商标的条件,但并不必然可以作为商品形状注册立体商标,仍然需要接受非功能性的审查。
权利人享有平面商标的专用权,并不意味着对使用平面商标的商品形状也享有专用权,权利人必须另行申请立体商标注册。
而如果平面商标和商品形状商标属于相同的商标,权利人便可以基于平面商标直接享有使用相关商品形状立体商标的权利,这与商标法的规定是不相符合的。
因此,平面商标和立体商标并不是相同的商标。
再次,从刑法谦抑性理念看,认定平面商品和商品形状立体商标不构成相同商标也符合刑法应具有谦抑性的原则要求。
“刑法应依据一定的规则控制处罚范围与处罚程度,即凡是使用其他法律足以抑制某种违法行为、足以保护合法权益时,就不要将其规定为犯罪;凡是使用较轻的制裁方法足以抑制某种犯罪行为、足以保护合法权益时,就不要规定较重的制裁方法。
”因此,在刑法对特定行为是否构成犯罪未作明确规定时,刑法的干预应保持一种谨慎的态度和宽和的原则。
只有在运用民事责任不足以抗衡犯罪的情况下,才应适用刑法。
就将平面商标用作商品形状而言,行为人的主观恶性和危害后果要小于传统假冒他人注册商标的行为,此类行为的发生概率也远不如直接在商品上使用他人商标常见,对行为人课以民事责任足以达到保护权利人合法权益、制止侵权行为的目的.作为“最后手段”的刑法并不需要对此进行干预。
结论
综上,将平面商标用作商品的形状进行立体化使用的行为虽然构成商标使用行为,但由于这种使用不属于在相同商品上使用相同商标,不满足假冒注册商标罪的构成要件,不构成假冒注册商标罪。
但由于海宝形象既受到著作权的保护,又受到商标权的保护,在被告人的行为符合侵犯著作权罪构成要件的情况下,应追究其犯侵犯著作权罪的刑事责任。
事实上,本案法院最终就是以被告人已构成侵犯著作权罪,且属“有其他特别严重情节”为由,判处吴某有期徒刑4年,并处罚金7.5万元。
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