专利适格客体的判断标准.docx
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专利适格客体的判断标准
专利适格客体的判断标准
美国联邦巡回上诉法院在InreBilski案中认为“机器或转换”测试是唯一经美国最高法院认可的检测专利适格客体的标准,并依此拒绝了本案中的商业方法申请。
本案改变了Statestreet案以来注重专利适格客体“实用性”的观点,提高了商业方法和软件类申请获得专利保护的难度。
案情回顾
专利申请人BernardL.Bilski和RandA.Warsaw(以下统称申请人)质疑美国专利商标局(USPTO)根据《美国专利法》第101条关于专利适格客体的规定驳回避免商品贸易领域风险方法的专利申请。
USPTO专利申诉与抵触委员会(BPAI)持续驳回申请的所有权利要求。
申请人向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉。
CAFC自愿进行全院审理。
2008年10月30日,CAFC就申请人提起的上诉案作出判决,维持BPAI的决定。
CAFC的判决
(一)背景
申请人于1997年4月10日向USPTO提交申请号为No.08/833892的专利申请(以下简称892申请),申请包括11项权利要求,就使用对冲交易控制大宗商品贸易风险的方法申请专利。
其中,权利要求1的内容如下:
一种管理供货商以固定价格销售的大宗商品的消费风险成本的方法包括以下步骤:
(1)启动一系列交易,前述大宗商品供货商和前述消费者,消费者基于历史平均值,在一固定利率下购买大宗商品,此固定利率与前述消费者的风险立场相对应;
(2)识别大宗商品的市场参与者,对于消费者而言,具有反风险立场;
(3)启动一系列大宗商品供货商和市场参与者在第二固定利率的交易,如前述一系列市场参与者交易与前述一系列消费者交易的风险头寸相平衡。
审查员最终根据《美国专利法》第101条驳回第1~11项权利要求,陈述如下:
“根据权利要求第1~11项,该发明并不是基于特定的装置来实施,仅仅是抽象概念,解决纯粹的数学问题,而不受任何实际运用的限制,因此,发明不是科学技术。
”审查员指出,申请人已经承认他们的权利要求不受计算机运作的限定,他得出结论,他们未受到任何具体装置的限制。
申请人向BPAI提出上诉。
BPAI认定,审查员错误地依据了“科技技术(technologicaiarts)”测试标准,因为没有先例支持该测试。
另外,BPAI认为将“特定装置”作为必备条件也是错误的,因为未记载特定装置的权利要求仍可能是具备专利性的客体。
但是,BPAI认为申请人的权利要求先占(Preempt)实施申请专利保护方法步骤的所有可能方式,由人或者任何机器或者任何前两者的组合,因此得出结论,他们只要求保护一种不符合专利保护要求的抽象概念。
最终,BPAI认定申请人权利要求中记载的方法没有产生“有用的、具体的和有形的结果”,因此不属于专利适格客体。
申请人不服,向CAFC提起上诉。
申请人认为对专利适格客体的唯一规定是《美国专利法》第i01条,而且权利要求1清楚地请求了具有有形结果的物理活动,并产生了“有用、具体和有形的结果”。
CAFC认为争议的权利要求不能通过“机器或转换”测试,因此作出判决,维持BPAI的决定。
由于本案颠覆了Statestreet案之后“商业方法属于专利适格客体”的观念,引起了业界的广泛关注。
(二)基本事实
需要注意的是,中国业界有“商业方法例外”的观点,认为涉及商业方法类的专利申请不应受到专利权保护,可以采用特殊标准审理此类申请。
与此不同的是,目前CAFC和美国最高法院都拒绝对商业方法,软件等类型的客体采用广泛排除的方式,认为“商业方法例外”的说法不符合《美国专利法》的立法本意。
涉及商业方法的权利要求与任何其他方法(process),技术或者方式(method)皆受同样的法定专利适格性要求所规范。
也就是说,在专利适格客体认定的问题上,对待商业方法和任何其他类型的申请应一视同仁。
892申请的权利要求1请求保护一种管理供货商以固定价格销售的大宗商品的消费风险成本的方法。
涉及商业经营方法的专利申请可能是方法、机器,产品和组合。
毫无疑问,892申请主张的是一种纯粹的方法权利要求,不属于机器,产品或者组合。
CAFC认为基于892申请的情况,本案仅限于解决方法类权利要求的可专利性问题。
在上述事实基础上,CAFC逐步澄清了以下问题:
①专利适格容体的唯一法定规范是《美国专利法》第101条;②如何理解《美国专利法》第101条中的术语“方法”;③美国最高法院认定“基本原则”是《美国专利法》第101条中“方法”的例外(即“基本原则”是法定例外);④确定指导将《美国专利法》第101条应用于实际案件的操作规范。
(三)讨论焦点
1 判断专利适格客体的法律依据
“专利适格客体”是一个模糊的概念。
根据《美国专利法》第101条(以下简称101条),权利要求是否属于专利适格客体是最起码的要求,任何不符合101条规定的申请都必须驳回,即使该申请满足专利适格性的其他所有法律规定。
CAFC同意申请人的观点,美国国会对专利适格性施加的唯一限制是发明落入101条所列举的四个种类“方法、机器、制品、组合物”之一。
一项申请如果属于上述四个种类之一,就属于专利适格客体。
892申请的权利要求1请求保护一种管理供货商以固定价格销售的大宗商品的消费风险成本的方法。
本案要解决的实际问题是上述方法是否属于101条所列举的“方法”。
美国国会在《美国专利法》第100条(b)规定了“方法”的定义:
“‘方法’这个术语的意思是方法(process)、技术或者方式(method),包括对已知方法、机器、制品、组合物或物质的新的使用。
”CAFC认为此规定用“方法”这个术语来定义自身,对于解释没有帮助。
来自法院之友(amici)的观点是,“方法”的含义十分宽泛,至少使用得十分普遍。
1793年专利法最初使用“技术(art)”而不是“方法”,直到美国国会颁布1952年专利法才发生了改变。
但是美国最高法院认定这个变化并没有改变方法类专利适格客体的范围,因为专利相关法律法规的规定中,方法就是技术,其通常的含义是:
“通过一种程序,一系列行为,动作或者操作明确地得出结果,无论自动或者非自动。
”这里对于申请人的权利要求满足“方法”的定义不存在争议。
2 美国最高法院认定的法定例外――“基本原则”例外
但是美国最高法院认定101条中“方法”的含义窄于其通常含义。
美国最高法院明确认定,如果权利要求主张的是“自然法则、自然现象或者抽象概念”,该权利要求就不是专利适格的“方法”。
这种“基本原则”(也就是“自然法则、自然现象和抽象概念”)是所有人的知识库中的一部分,任何人都可以不受限制地免费使用。
Benson案认定“思维方法”、“人类思考方法”和单独依靠人类智力运作的系统不属于专利适格客体。
在Diehr案中,法院认为这些权利要求的区别一方面是就基本原则的使用寻求先占的权利,仅仅是要求将其他人排除于对该基本原则的特定运用之外。
Diehr案可以被理解为暗示权利要求是否仅仅属于基本原则对于排除于专有权之外是必要的,即,是否授予这些权利要求专利权即授予专利权人实质性的先占对于基本原则的所有使用。
如果这样,该权利要求不属于专利适格客体。
美国最高法院有关101条的法学理论还包括其他两个重要方面。
首先,美国最高法院认为无论请求保护的方法是新颖的还是非显而易见的,都与101条的分析无关,虽然101条涉及“新的而且有用的”方法,其整体上是“‘依据本章节(title)的考虑和需求’对能够得到专利保护的客体类型的总体陈述”。
101条的立法历史所展示的美国国会的意图是:
101条的“新的而且有用的”表述构成的新颖性和非显而易见性要求与《美国专利法》第102条和第103条更具体详细的要求各自互不相干。
因此,此处对101条的分析与申请人请求保护的方法是否具备新颖性或非显而易见性无关。
基于同样理由,说明书的充分公开、实用性、最佳实施例等同样与此101条的分析无关,因为它们也是由专利法的其他条款规定的。
其次,美国最高法院澄清了基于选择的限定部分是否构成可专利客体来判断权利要求整体的可专利性是不恰当的,即将权利要求分解成旧组成部分和新组成部分然后在分析时忽略旧组成部分的存在,这种做法是不恰当的。
别忘了,即使基本原则本身是不可专利的,包含基本原则的方法也可能是可专利的。
因此,任何独立的步骤或对上述方法的限定本身依据101条不可专利与方法是否可专利是不相关的。
3 机器或转换测试
基于上述推理,属于基本原则的权利要求是不可专利的,但是将自然法则或者数学公式运用于已知结构或者方法也许可以获得专利保护。
虽然科学真理或者数学算法不可获得专利,而科学真理的知识加上新颖和实用的结构也许可以获得专利。
然而如何区分属于基本原则的权利要求和应用基本原则的权利要求?
很多受到质疑的21世纪的方法类权利要求很少是清楚明晰的限定具体明确的工业制造方法范围内,也很少像数学运算法则那么纯粹抽象。
美国最高法院已经阐明了判断方法类权利要求是否仅仅包含在一定范围内具体的基本原则的运用还是原则先占本身的衡量标准。
根据101条在下述条件下所主张的方法明确属于专利适格客体:
①与特定的机器或装置相联系;②特定物质转换为不同状态或其他物质。
其中所主张的方法涉及运用于特定机器或装置的基本原则,而不是主张该原则运用于该特定机器或装置以外的先占使用。
所述方法应用基本原则将特定物体转换为某种不同状态或其他物质,不是先占使用该原则转换任何其他物体,以权利要求中未包括的方式转换相同物体,或者转换特定物体外的其他运用。
有观点认为美国最高法院并未认定机器或转换测试标准是101条唯一的分析方法。
但是,在Benson案中,美国最高法院明确表示“物质转换和转化为不同的状态和东西是未包括特定机器的方法权利要求专利适格性的判断线索(clue)”。
更确切地说,美国最高法院将其表述为唯一线索(theclue),而不仅仅是一种(a)线索。
CAFC不认为“线索(clue)”这个词是指机器或转换测试标准是可选的或者仅仅是建议性质的。
然而,科学技术的未来发展可能会对机器或转换测试标准造成调整,在过去十年只是由于计算机的广泛运用和互联网的出现就已经开始不断产生挑战。
因此,CAFC承认美国最高法院可能最终裁决改变或者不再使用本测试标准来解决新技术问题。
但是,在本案中,CAFC认为机器或转换测试标准可以作为根据101条判断方法专利适格的判断标准。
4 机器或转换测试的进一步阐述――“使用领域限定”和“无关紧要的解决方案之后的活动”
在Diehr案中美国最高法院还认为,仅凭使用领域限定通常不足以使本身不可专利的方法权利要求变成专利适格客体,任何根据101条不可专利的客体都不能通过试图将公式的用途限定到特定技术环境而规避101条。
一项基本原则在所有领域的所有用途的先占和该基本原则在某个领域的所有用途的先占都意味着权利要求不限于基本原则的特定应用。
相反,捆绑到特定机器或给特定物体带来特定转换的权利要求并没有先占基本原则在任何领域中的所有用途,而是限定于特定用途、特定应用,因此其不是抽象的基本原则。
美国最高法院关于“解决方案之后的活动”的阐述见Flook案,认为“无论解决方案之后的活动本身是多么传统或显而易见的,其能够将不可专利的原则转换可专利的方法的观点重形式多于实质”。
应用于测量技术的勾股定理的例子也可看成仅仅是用途限定的例子。
美国最高法院认为称职的专业人员能使某些形式的解决方案之后的活动与几乎任何数学公式相关联;勾股定理不会由于专利申请包括的最后步骤表示该公式求解后可有效地应用于现有的测量技术,而变得全部或部分可专利。
另外,在Diehr案中美国最高法院引证Flook案的判决,再次重申机器或转换测试的第二附带结果,表示“无关紧要的解决方案之后的活动(postsolutionactivity)不会使不可专利的原则转换成可专利的方法”。
虽然美国最高法院讨论的是“解决方案之后的活动”,CAFC认为美国最高法院的推理同样适用于解决方案之外的(extrasolution)活动,无论其何时何地出现在请求的方法中。
在InreSchrader案中,权利要求涉及一种指导多个物品拍卖的方法,其中选择所有物品的总价格中出价最高的作为成功的投标。
CAFC认为上述请求的方法需要记录每件物品上的投标的步骤,但是没有载明任何特定的记录方式(例如,在纸张上,在计算机中)。
根据Flook案,上述步骤是由无关紧要的解决方案之外的行为构成的,方法中间的简单记录步骤不能赋予该方法101条的可专利性。
在Grams案中,CAFC认为一种执行临床测验,以及基于测验数据判断是否存在异常和导致任何异常的可能的方法是不可专利的。
CAFC拒绝该请求的原因在于其仅仅是一个与数据采集步骤组合的算法。
CAFC认为仅采集数据输入而不详述原因的要求是对权利要求的无意义限定,算法中添加数据采集步骤不足以将算法转换成可专利的方法,因为采集数据输入是所有算法的固有性质。
此外,采集数据的固有步骤还可以是无关紧要的解决方案之外的行为。
5 其他测试
关于判断方法权利要求的可专利性的指导原则,还存在其他一些测试。
CAFC一一否定了这些测试。
首先是Freeman-Walter-Abele测试,该测试具有两个步骤:
①判断一项权利要求是否复制Benson案意义上的“算法”,②判断该算法是否“适用于所有实体部件或者处理步骤”。
实际上已经被普遍接受的是在Freeman-Walter-Abele测试中失败的一项权利要求仍然是可专利的。
因此,在Abele、Meyer、Grams、ArrhythmiaResesearehTechnology,IncV.CorazonixCorp.,958F.2d1053(Fed.Cir,1992)以及其他判例中仅引证Freeman-Walter-Abele测试的部分不应当再被其他案件引证。
第二种测试是与StateStreet案相关的术语“有用、具体和有形结果”,该术语最早是在Alappat,Statest案中提出的。
StateStreet和Alappat案中该术语的基础是美国最高法院的解释“特定类型的数学主题,单独看来只表示抽象观念,除非减少成某些类型的实际应用”。
无可否认,方法被捆绑到特定机器上,或者将特定物体转换或减少成不同状态或事物,通常会产生如先例所使用的术语所定义的“具体”和“有形”结果。
然而,即使在很多实例中“有用、具体和有形结果”有助于说明一项权利要求涉及的是基本原则还是基本原则的实际应用,该测试仍然不能充分地判断一项权利要求是否具备101条下的可专利性。
CAFC称从未打算用该测试取代美国最高法院的测试,另外特别强调,StateStreet案的重点不是涉及方法的权利要求,而是涉及机器的权利要求。
上诉涉及的权利要求的功能性特征部分都对应于书面说明所公开的支撑结构。
第三种是一些法院之友建议采用的所谓“科技技术测试”。
CAFC认为科技技术测试的基本含义不清楚,“科技按术”和“科技”都是不明确且多变的,而且没有法院的判例支持科技技术测试。
无论USPTO或者法院都不能忽视机器或转换测试,而采用假设的等同物或捷径。
然后是类型化排除测试。
有观点认为,将专利权保护扩展到纯商业方法与授予专利垄断权的宪法和法律基础相悖。
CAFC认为类型化排除超出了美国最高法院阐明的对涉及基础原则的权利要求的排除。
在StateStreet案中CAFC也拒绝了此排除方式,认为所谓“商业方法例外”的说法是不合法的,涉及商业方法的权利要求(实际上全部是方法权利要求)与任何其他方法或方式皆受同样的法定专利适格性要求所规范,“我们重申此结论”。
最后是实体步骤(physicalsteps)测试。
Comiskey寨判决中可能存在一些误解,有些人认为Comiskey案暗示性地采用一种新的101条测试方法,其禁止请求任何缺乏重要“实体步骤(physicalsteps)”的智力方法的权利要求。
CAFC宣称并未在Comiskey案中主张或宣布任何新的测试方法。
相反,CAFC只认可美国最高法院的主张:
智力方法和基本原则一样被101条所排除,因为自然现象(即使是刚刚发现的)、智力方法和抽象知识概念是科学和科技工作的工具。
在Comiskey一案中的陈述“引用算法或抽象概念的一项权利要求只有在方法与另一种类别的专利适格客体(即机器、制造或者物质组分)结合、操作,转换该客体或者包括该客体时,该方法才是专利适格客体”,只是美国最高法院对机器或转换测试的一个概括,而不能理解为对该测试的改变。
因此争议的权利要求没有通过机器或转换测试,CAFC认为它们仅仅涉及一种基本原则,一种强制仲裁解决的智力方法,不符合101条规定的专利适格性。
此外,CAFC称其不但在Comiskey一案中没有采用实体步骤测试,而且在先前判决的101条分析中批评了上述方法。
在AT&T案中,CAFC拒绝了实体限定测试,认为“仅有的事实是所请求的发明包括输入数字,计算数字、输出数字和存储数字,上述计算方法本身不会使发明成为不适格客体”。
当争议的权利要求不是引述数学算法而是基本原则时,适用同样的推理。
因此,依据101条适当的质询对象不是方法权利要求是否引述了足够的实体步骤,而是权利要求是否符合机器或转换测试。
结论是即使一项权利要求引述了实体步骤,但是既没有引述一台特定机器或装置,也没有将任何物体转换成不同状态或事物,则该项权利要求不是专利适格容体。
相反的,一项权利要求据称缺少任何实体步骤,但其捆绑到一台机器上或实现了符合条件的转换,该项权利要求符合101条的规定。
当然,如果请求的方法的所有方法步骤可以完全在人脑中实现,很明显其没有捆绑到任何机器上,也没有将任何物体转换成不同状态或事物。
结论是上述方法不符合101条的专利适格性。
(四)结论
机器或转换测试具有两个分支,一项申请的方法权利要求如果捆绑到特定机器上,或者该权利要求转换了某物体,那么其满足101条的规定。
关于机器的实现,申请人自认权利要求1的语言表述并未将任何方法步骤限定到任何特定机器或装置上。
因此具体到测试的机器实现部分不是本案所面临的问题。
CAFC称对“捆绑到机器上”的详尽描述只能留给未来的案件,对于特定问题,例如对机器的引述是否足以将方法权利要求捆绑到特定机器上,以及何时足以实现上述捆绑,同样留到将来解决。
现在,本案的问题是申请人的权利要求1是否满足机器或转换测试的“转换”分支。
CAFC认为申请人所请求的方法未将任何物体转换成不同状态或物体。
仅限于法律义务或关系、商业风险或者其他类似抽象原则的假设的转换或操作不能通过机器或转换测试,因为它们不是物理对象或物质,而且不能代表物理对象或物质。
申请人的方法至多不过合并了上述不适格的转换,即产品提供商、消费者和市场参与者之间的关系。
如上所述,所请求的方法仅包括选择权的交换,其只不过是在一定的时间段以固定价格购买某些商品的法定权利。
该请求仅涉及以“风险头寸相应的固定利率”的法定权利的交换(见892申请的权利要求1)。
因此,权利要求1未包括对任何物理对象或物质的转换,也未涉及代表任何物理对象或物质的电子信号。
申请人认为权利要求1产生了“有用、具体和有形的结果”。
但是如上所述,“有用、具体和有形的结果”不是确定依据101条的专利适格客体的充分条件。
申请人还争辩其请求的方法不是仅仅包括“全部或实质上在头脑中实行的步骤”,而是清楚地请求了具有有形结果的物理活动。
但是正确的101条分析是该请求是否符合机器或转换测试,而不是其是否引证“物理步骤”。
即使申请人所争辩的,其请求“只能由一系列物理动作来实施”,该请求不能满足机器或转换测试这一明显事实仍是致命的。
本案的权利要求1实际上先占了对冲方法的基本原则和对冲方法固有的数学运算,甚至没有限定到任何特定数学公式。
虽然申请人争辩,先占的范围限于适用对冲方法的大宗商品领域,但是美国最高法院的推理阐明了对冲方法所有应用的有效先占是不允许的,使用领域限定不足以使涉及基本原则的不可专利的权利要求变成专利适格客体。
此外,虽然请求的方法包括物理步骤(启动、识别),但是其未包括将物体转换成不同状态或物体。
因此,申请人的权利要求不是101条下的专利适格客体。
案例分析
Bilski案遗留了一些待解决的重要问题。
根据机器或转换测试,一种方法如果将一种物体转换成不同状态或事物,就是专利适格客体。
问题是何种类型的事物构成所谓“物体”,其转换足以赋予方法101条下的专利适格性。
物理对象或性质的化学或物理转换是具备专利适格性的客体,这是不证自明的。
然而,很多信息时代工艺的原料是电子信号和电子控制的数据。
一些所谓的商业方法,包括对甚至更加抽象构造的控制,例如法律义务、组织关系和商业风险等。
哪种上述商业方法可以看成构成将物体转换或分解成不同状态或物体的专利适格客体?
CAFC只是含糊地说没有必要改变现有的标准,但是没有阐明现有的标准究竟是什么。
另一个问题是前面已经讨论过的对“捆绑到机器上”的解释。
现实中的商业方法往往是通过一般计算机实现的。
一般计算机是否属于“机器”,对机器引述到何等程度能实现“捆绑”,都是有待解决的问题。
CAFC已经否定了Statestreet案中适用于“机器”的“有用、具体和有形的”测试,但没有提供替代品。
这使业界无所适从。
Benson案中美国最高法院对于”机器“测试的思路是如果特定数学算法除了运用于数字电脑外并没有其他效用,那么其没有受限于任何装置或机器。
依据上述标准,大多数软件专利将不具备专利适格性。
USPTO为其审查员提供的《用于评价根据35u.s.c.§101的主题适格性的过渡审查指南》(InterimExaminationInstructionsforEvaluatingSubjectMatterEligibilityUnder35U.S.C.§101)中认为,应当进一步证实:
①特定机器的使用并非仅仅通过限制使用领域来对权利要求加以限制;②特定机器的使用并非仅仅涉及无关紧要的解决方案之外的活动。
也就是说,该过渡指南将“转换”测试的分析思路简单地照搬在了“机器”测试之上。
这种做法值得商榷的地方是,形成“使用领域限定”和“无关紧要的解决方案之外的活动”这两个术语的Diehr、Flook案的实际案情都只适用了“转换”测试而没有涉及“机器”测试。
机器或转换测试的充分性也是一个问题。
且不说三十多年前的测试标准能否跟得上飞速的技术发展,CAFC还不得不承认,美国最高法院最初在Benson案中首次提出机器或转换测试标准时意义并不明确。
因为美国最高法院在Flook案中曾说过,如果方法没有满足机器或转换测试标准,仍然有可能是专利适格客体。
事实上,CAFC内部对于机器或转换测试的看法也存在分歧。
三位法官在Bilski案判决意见后附上了长达七十多页的反对意见。
遗憾的是,Bilski案没有体现对专利制度本身的深度思考,而是小心翼翼地不超出现有的判例范围。
尽管美国国会对专利适格客体的表述是“包括阳光下一切人造的东西”,但是专利法的立法本意是保护技术和科学革新。
商业方法是在《美国专利法》制定之前,甚至专利制度出现之前就存在的,即使其有时会使用技术(例如计算机)来实现期望目的,但是其未指向任何技术或科学革新。
为何要给没有技术和科学革新的方法(如法律关系仲裁、合同义务等领域)授予专利权保护?
这是否超出专利法的立法本意7Bilski案以没有判例支持为由否定了科技技术测试,但没有深入讨论该测试的内涵,将其简
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