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外观设计侵权

外观设计专利侵权诉讼的常见法律问题及诉讼策略

———对一起巡回审理外观设计专利侵权案件的评析

    知识产权法律部郭云波黄朝良

   近日，佛山中院知识产权巡回庭在我区开庭审理原告郑××诉被告×五金电器有限公司外观设计专利侵权案件。

除外观设计相同或相近似的判定规则外，该案还涉及不侵权抗辩、公知设计抗辩、先用权抗辩以及相关证据的认证规则，原被告双方在庭审中的对抗行为以及背后的诉讼策略也反映出一些普遍性的问题，总之，该案具有很强的典型性和代表性。

以下，笔者谨结合该案对外观设计专利侵权案件常见法律问题和诉讼策略谈一点看法。

一、基本案情

   原告郑××于2007年×月×日向国家知识产权局申请了名称为夹具、专利号ZL20072005××××.×的外观设计专利，2008年×月×日获得授权。

原告在市场调查时发现被告生产销售的产品与其专利产品相同，遂起诉被告侵权，要求被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利权的产品，并销毁生产专利产品的模具和宣传图册、成品、半成品；在《南方日报》等省级报刊上就其侵犯原告专利权利的行为道歉；赔偿原告经济损失8万元。

二、法庭审理结果

经法庭调查和辩论，当庭宣判：

被控侵权产品落入涉案专利保护范围，构成外观设计专利侵权被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利产品，并销毁生产专利产品的模具和宣传图册、成品、半成品；被告赔偿两原告人民币6万元；驳回原告的其他诉讼请求。

三、本案涉及的主要法律问题

（一）侵权判断标准及不侵权抗辩

不侵权抗辩是指被控侵权产品经过比对，并未落入涉案专利的保护范围，就外观设计来说，是指被控侵权物与涉案外观设计专利既不相同也不相近似，被告行为不构成侵权。

任何一个案件中，不侵权抗辩都是被告应当首先考虑的抗辩事由。

外观设计专利纠纷的不侵权抗辩首先主要涉及到外观设计相同或相近似的判定标准。

通说的观点认为，外观设计侵权判定坚持整体观察、综合判断、要部判断的原则，从而引发了综合判断和要部判断内在关系的争论。

笔者认为，这三个原则不是并列的关系，作为判断原则的只能是在整体观察基础上的综合判断，而要部判断只能是进行整体判断时坚持的一个下位的手段性的概念。

据此，首先应当进行整体观察、综合比较，从产品的整体来确定是否相同或近似，而不局限于外观设计的部分或局部。

在整体观察时要侧重于专利权人独创的富有美感的主要设计部分，或者说产品最吸引消费者注意的部位，该部分对整体视觉效果影响应该占据较大的权重。

当然，判断应以普通消费者的注意力和审美观为标准。

一种有代表性的观点认为只要设计要部相同或相近似，不论产品的其他部分是否相同或相近似，均应当认定是相同或相近似的外观设计。

另一种观点认为，只有在设计要部相同或相近似，且设计要部是产品外观的主要部分或者虽不是产品外观的主要部分但产品的整体外观相同或相近似时，才能认定为相近似的外观设计；如果设计要部在产品整体外观中所占的比例很小，不足以影响产品整体外观的辨认，不应当认定为相近似的外观设计。

无疑，第二种观点正确处理了综合判断与要部判断的关系，更具合理性。

至于如何确定设计要部，设计要部和视觉要部的关系等在新专利法实施之前颇有争议，随着新专利法的实施，外观设计必须有简要说明，而简要说明主要是对主要创作部位和设计要点进行提示。

这一问题基本上得到解决，司法实践中，多数情况下，被控侵权产品的设计要部和视觉要部是重合的。

具体到本案而言，涉案专利是一种夹具，该夹具类似通常所见的钳子形，两对向设置的略呈S形的夹柄中部通过榫钉结合在一起，整体形状大致呈“A”型。

而反观被控侵权产品，除夹柄的手持部位的弯曲角度等与涉案专利不同外，其他部位基本相同，而两者不同部分并不影响外观设计的整体视觉效果，如果不考虑其他因素，依整体判断的原则，两者明显构成近似。

应该说，涉案外观设计在生活实践中司空见惯，公知设计和功能性设计的成分较为明显。

在该种情形下，法官应要求原告指明其设计要点所在。

即便法官没有明确提出要求，参考《审查指南》第四部分第五章第4节

“当产品上某些设计被证明是该类产品公认的惯常设计时，则其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响”的规定，被告应该以此为重点进行抗辩。

此外，由于外观设计不保护功能性设计，在确定外观设计专利的保护范围时，应排除仅起功能作用或者说由产品的技术特征所决定而不对产品外观产生美感作用的设计内容。

按照上述原则进行抗辩，涉案专利的保护范围将大大缩小，而被告进行不侵权抗辩的空间和成功可能性将大大增加。

遗憾的是，被告方根本未在该方面进行任何的努力。

（二）公知技术抗辩

新专利法第六十二条规定：

在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《专利法》二十三条对现有设计作了定义，即“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。

这是首次以法律的形式明确规定了公知技术（设计）抗辩。

此前司法解释尽管涉及到公知技术，但主要是解决是否中止诉讼的问题，没有明确公知技术抗辩的法律效果。

但司法实践中公知技术抗辩成功案例也不在少数。

理论界一般认为，只有在承认被控侵权产品覆盖了专利的必要技术特征，也就是通常所说的承认侵权，才能使用“公知技术抗辩”。

鱼和熊掌不可兼得，这无疑大大增加了被告的抗辩风险，既对被告不公，也使法院在一定程度上丧失了独立判断的机会和能力。

沿袭该种理论，实践中部分法院的做法是首先是将被控侵权产品的外观设计与外观专利比对，如果不构成相同或近似，则无须继续比对；如果构成相同或相近似，则需将被告提供的公知设计与被控侵权产品比对。

这种做法面临的一个问题是，即便针对相对容易判断的外观设计一般也很难当庭得出一个明确的结论，更不要说技术复杂的实用新型和发明专利了，这种做法明显不具操作性。

笔者认为，公知技术抗辩不应设置前提限定条件，应允许不侵权抗辩和公知技术抗辩并列进行。

这也有利于实现专利权人和社会公共利益的相对平衡，尤其在当前实用新型和外观设计中垃圾专利和问题专利较多的情况下。

从佛山中院和中山中院专利侵权案件审理实践看，基本上沿用并列抗辩的做法。

本案的审理即是如此。

公知技术抗辩在实践中必须两两比对。

即将被控侵权产品与专利必要技术特征、公知技术进行两两比对。

如果被控侵权产品更接近于专利必要技术特征，则构成侵权。

如果被控侵权产品更接近于公知技术，则不构成侵权。

如前所述，本案涉案专利的外观形状包含公知设计和功能性设计的成分，初步判断公知设计抗辩应具可行性。

本案中，被告提交了在涉案专利申请日前第三人××五金厂制造的一款夹具实物，该夹具外观与被控侵权产品相近似，但原告对该证据的真实性和关联性不予确认，认为该产品实物上没有厂家的任何标识，也不能证明其在涉案专利申请日前制造，根本不能证明被告主张的事实。

另外，被告提供了一份从知识产权局网站下载的一份专利文件，该文件系他人在涉案专利申请日前申请的一款夹具。

但是原告认为与被控侵权产品对比，两种不相同也不相近似。

经两两比对，被控侵权产品与涉案外观专利相近似，与公知设计外观差别较大，被告的公知设计抗辩显然不能成立。

值得注意的是，当事人使用公知技术抗辩应当具有主动性，法官不宜或不能在当事人未提出公知技术抗辩的情况下，主动对案件作公知技术抗辩的处理。

而该案中被告是把该在先申请文件作为否定涉案专利的新颖性和创造性来用，并没有主动明确提出公知技术抗辩，尽管法官在此行使了充分的释明权，积极引导被告进行公知技术抗辩，但被告庭审中明确表示该文件不作为公知技术抗辩，而是作为涉案专利不具有专利性的参考来用，并放弃对被控侵权产品和在先申请文件的比对。

由于自由公知技术不能用来攻击专利的有效性，只能得出被控侵权产品是否构成侵权的结论，被告的抗辩行为无疑严重偏离了方向。

（三）先用权抗辩

根据新专利法第六十三条的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

据此，先用权抗辩的条件：

（1）必须有实施或者做好必要准备实施相同专利技术的行为，必要准备的判断是：

先用者的投资与实施专利技术之间有着密切的关系，形成的生产能力只能用于或者主要用于生产专利产品；

（2）制造行为或者为制造所作的准备工作必须在专利申请日前已经进行，并持续到申请日；（3）在先使用权行为必须是“善意”合法的；（4）实施应当限于原来的规模。

先用权抗辩具有一定的难度，难就难在举证上。

所有的证据都要围绕涉案专利申请日之前这一时间点来组证，且要与被控侵权产品或其制造、使用之间建立较强的关联性。

实践中由于证明上述事实的证据多由被控侵权人一方提供，可信度通常不高，需要形成完整的证据链条才能发挥应有的证明作用，因而抗辩成功的案例较少。

制造相同产品，使用相同方法相对容易判断，制造、使用的必要准备则较难举证认定。

对此实践中主要通过以下方面进行判断：

（1）是否已经作好产业化生产的准备，如租赁厂房、机器、专用模具。

不需要专用设备制造的，通用设备必须制造出样品。

若是方法发明，该方法已经在试用中，并且已经取得和专利方法基本相同的效果。

（2）是否已经形成完整的可行的技术方案，如设计图纸、生产加工图纸、产品加工工艺和装配图纸等。

（3）是否已经完成样品的试制和各项技术性能的检验，且样品符合设计要求。

（4）是否已经完成了原材料发明的准备，特别是生产涉案产品必须的专有原材料等。

通常，上述证据只有形成证据链条，先用权抗辩才可能成立。

就本案来看，被告提供了××公司的报价单、产品设计图纸，塑胶模具加工合同等，从这些证据显示的时间看，都在涉案专利申请日之前，但其不能证明其与被控侵权产品的对应关系，也即不能证明其是为制造或准备制造被控侵权产品而产生的。

这些证据不能形成证据链条证明被告的主张。

其先用权抗辩明显不能获得支持。

（四）以实施自己申请的实用新型专利进行抗辩

被告庭审中辩称，被控侵权产品依据自己申请的200820206060.9号实用新型专利制造。

这显然是站不住脚的。

首先，本案的纠纷性质为外观设计专利侵权纠纷，外观设计本质上并不是一种技术方案，同样的技术方案外化为产品可以表现为不同的外观。

被控侵权产品只要与涉案外观设计专利相同或相近似，就落入了涉案外观设计专利的保护范围，而与其是否依据实用新型专利制造无涉。

其次，我国行政和司法实践中，均采用保护在先权利原则。

根据《中华人民共和国专利法》规定的先申请原则及高院1993年《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》的原则，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。

如果两个外观设计构成相同或相近似，则可以认定实施在后获得外观设计专利权的行为，侵犯了在先获得外观设计专利权。

被告的抗辩理由显然不能成立。

四、参加庭审活动的几点体会：

（一）专利侵权案件诉讼功在庭前。

对原告来说，只要保全了侵权产品，如果对赔偿数额要求不高，举证相对容易很多；相对于原告，被告抗辩举证的难度较大。

由于专利侵权判定有一个相对模糊的区域，即使被告初步判定被控侵权产品不落入涉案专利保护范围，也不能掉以轻心，把筹码全部放在不侵权抗辩上，而应当全方位进行抗辩并组织相关证据体系。

广州市中级人民法院审理的一起案件较为典型：

被告开庭前将全部筹码压在不侵权抗辩及无效涉案专利上，向专利复审委提无效后申请法院中止审理，对其他的抗辩事由未予重视。

一审法院认为被告请求无效宣告的证据不充分，决定不中止审理。

庭前，根据原告的证据保全申请，法院被告工厂提取被控侵权产品（一种食品）。

该产品外包装上均用俄文标注，在其背面底部可见“12”、“19/11/2005”字样。

被告在庭审中仓促提出先用权抗辩，主张该日期为保质期，据此推算产品的生产日期早于涉案专利的申请日。

一审法院认为，虽然产品上有日期字样，但被告未提交相应的书面翻译证明该时间确为食品安全保质期，因而对被告主张享有先用权的抗辩理由不予采纳，判决被告败诉。

被告不服，提起上诉。

二审诉讼期间，上诉人进行了充分的准备，就该样品外包装上的俄文委托了广州市南方公证处进行翻译，翻译结果为：

样品外包装显示的数字分别是

“保质期”为12个月，“可用期”为“至2005年11月19日”。

二审法院据此推断被控侵权物的生产日期为2004年11月，该日期早于被上诉人2005年1月26日的申请日，因此，上诉人关于其享有先用权的抗辩成立。

上诉人在二审中还提供了涉案专利申请日前该产品的出口报关单、订单、生产记录等，但被上诉人拒绝质证，认为其不属于新证据，其责任应由上诉人自己承担，二审法院在终审判决中也未援引该证据。

纵观该案，如果被告能够在一审中提交被控侵权产品的出口报关单、订单、生产记录等先用权抗辩证据，能够对产品上的外文标识进行公证翻译，即便做到其中一点，也会始终占据主动的有利地位，而不至于被动应对，险些输掉全局。

对专利侵权诉讼来说，原被告双方的对抗态势和效果完全取决于庭前的准备。

现阶段的专利侵权纠纷绝大多数是实用新型和外观设计，这些专利未经实审，稳定性不强（专利复审委的数据表明，提起无效的案件约有一半会被各种各样的情形无效掉），权利人在发动诉讼前多未进行检索（实践中出具检索报告的比率很小），一般在保全侵权产品后就立即发动诉讼；而对被告来说，其抗辩的余地就大很多，在答辩期内可以提出无效申请，无效的理由除新颖性和创造性（新专利法对外观设计的创造性提出较高的要求）外，还涉及方方面面，即便仅在专利数据库中作文章也有较大的胜算。

提无效的同时可以向法院申请中止诉讼。

诉讼中还可以进行不侵权抗辩、公知技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、专利权用尽抗辩等。

每一个抗辩都可能驳回原告的诉讼请求或不承担赔偿责任。

由于实践中的专利侵权抗辩很大程度上是围绕涉案专利的稳定性进行的，如果原告未对涉案专利的稳定性进行必要的检索核查就贸然起诉，势必会置于不利的被动防御状态。

就本案来说，被告在庭上反复陈述原告专利缺乏新颖性和创造性，但直至庭审前都未提出无效宣告，更未申请中止诉讼；其意图使用产品实物和专利检索文件否定原告专利的新颖性和创造性，明显不符合法律规定；即便作为公知设计抗辩，由于产品实物未包含相关的时间信息，检索文件既不具备相应的形式，图片上显示的外观也与被控侵权产品不相近似，显然不可能达到成功抗辩的目的。

被告意图使用先用权抗辩，其提供的证据虽然数量不少，但无法形成一个完整的证据链条，无法与先用权抗辩的关键要素－时间、被控侵权产品建立确定的关联，而其提交的证据都有进一步补强的余地，原被告双方的对抗格局在庭前一目了然，胜负显而易见。

（二）诉讼的专业化和程式化应进一步加强

专利侵权诉讼尤其是庭审是一项高度程式化和专业化的工作，相对于普通的民事案件来说，更具模式化和规范化。

任何一个步骤和环节都有相应的指引和判定规则，当事人双方对该规则有着高度的认同和理解并自觉地依据规则行事，在规则的指引下进行有序的互动。

比如，在技术比对和侵权判定上，如果是发明或实用新型，首先要将专利独立权利要求中的必要技术特征进行分解，同时也要将被控侵权产品的技术特征分解，再将两组技术特征逐一对应比较。

如果所有的技术特征都相同，则构成相同侵权或字面侵权；如果有一项对应的必要技术特征虽不相同但属于等同，则构成等同侵权；但如果有一项对应的必要技术特征既不相同也不等同，则不构成专利侵权。

至于是否构成等同，要遵循等同的判定规则。

被告所进行不侵权抗辩、公知技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等，也要严格遵循各自的规则。

比如进行公知技术抗辩，要进行两两比对，即被控侵权产品和专利技术特征对比，被控侵权产品和公知技术比对，甚至不排除公知技术和专利技术进行比对。

证据形式也表现出高度的规格化。

证明权利的证据如专利证书、专利公告文件、年费缴纳凭证、专利登记簿副本、专利检索报告等；证明侵权事实的证据如公证保全的侵权物证和网页；证明侵权赔偿数额的证据如保全并经审计的财务账册和销售纪录，专利许可合同、许可合同的备案手续、许可费用的缴纳凭证等；进行公知技术抗辩的，在先申请专利的公告文件，行业杂志和学术期刊等公开出版物，产品目录、图集，广告等；进行合法来源抗辩的，产品销售合同、增值税发票、商业发票、收款收据、出入库单等；进行先用权抗辩的，涉案专利申请日之前制造、使用、销售产品的相关合同、单据、产品设计图纸和工艺文件、专用设备、模具、原材料的购买或委托加工合同等。

就侵权判定依据来说，除专利法、专利法实施细则的原则性规定外，还要重点参考相关司法解释、专利审查指南、相关技术规范，北京一中院、专利复审委的侵权判定或审查规则及相关案例。

就法官、当事人以及诉讼代理人来说，不但要熟知法律的规定，还要有较强的技术素养。

此外，相对一般民事案件，法官的庭审语言更具规范化和专业性。

我国知识产权审判工作起步较晚，实践中各地各级法院做法不一，较有代表性的审判模式有广东模式、浦东模式、武汉模式、陕西（西安）模式等，上述模式各具特色，但其中高度规范化和程式化的表现形式却是一致的。

这也是知识产权审判基本规律的内在要求。

外观设计专利侵权比对的方法是用外观设计专利图片与被控侵权产品进行对比。

一般不使用产品直接进行对比。

本案中，原告技术比对时直接用专利产品与被控侵权产品进行比对，法官并未及时进行指正，被告当时又未提出质疑，以至于后来被告代理人在发问阶段质问原告用以描述的产品同其外观设计是否一致，却被法官制止。

而被告的另一代理人则数次拿起原告的专利产品和被控侵权产品进行对比，意图揭示两者的外观区别。

主审法官险些疏忽了公知设计比对的环节。

合议庭在短暂的休庭后即进行当庭宣判。

由于技术比对是一项复杂的专业性活动，被控侵权产品的外观是在庭审中才予以披露的，当庭作出侵权判定结论在很大程度上不符合专利审判的专业性特点，也增加当事人程序不公的疑虑，认为结果事先已经确定，开庭只是履行法律手续和程序。

从本案的庭审来看，当事人双方，尤其是被告方对既定的规则缺乏应有的认识和理解，在法庭未能进行有效引导的情况下，难以形成有效、有序、实质性的对抗局面，实现程序公正性和实体公正性理想结果。

（三）应高度重视专利侵权诉讼的策略性

专利侵权诉讼可能涉及的程序繁杂冗长，经过复审的案件甚至可能涉及到五、六个程序，向专利复审委二次甚至多次提无效申请的并不少见。

侵权诉讼的结果可预见性不高，确定性不强。

在任何一个程序中都充满着变数。

这在很大程度上是因为作为诉讼根基的权利的稳定性问题。

与物权和其他类型的知识产权不同，专利权尤其是实用新型、外观设计的新颖性、创造性在很大程度上是推定的，一旦发现相反的事实和证据，权利便失去了存在的依据。

而且专利侵权诉讼只是市场竞争的一个手段，这就决定了专利侵权诉讼更具策略性，当事人在诉讼实践中必须要高度重视诉讼策略，确保始终处于相对主动的有利地位。

具体来说，要注意以下几点：

（1）原告尽可能在发动诉讼前进行专利检索，要求专利行政部门出具专利评价报告，或委托专利代理机构进行非正式的检索，取得对专利稳定性的基本认识。

如果检索的结果不利，应当对诉讼的风险进行充分的权衡；除此之外，诉前是否要进行侵权警告，选择专利侵权诉讼还是专利行政调处，通过公证保全还是由法院采取证据保全措施，是否提起诉前禁令，损害赔偿的数额主张多少，若有多家侵权单位，选择那一家或哪几家发起维权诉讼，在被控侵权产品落入原告多项专利保护范围时，选择哪一项或哪几项专利去维权，选择什么样的时机去维权等等，都要进行仔细的权衡和考虑。

（2）被告应当在法庭规定的证据交换期内进行充分的准备，包括进行必要的检索工作。

如果根据现有的事实和证据进行不侵权抗辩、公知技术抗辩、等确有一定的把握，那么可以不进行专利无效申请，最大限度的降低诉讼成本。

如果直接进行抗辩没有确实的把握，就要考虑提出无效请求。

当然对无效的可能性也事先有一个充分的评估。

如果都没有什么把握的话，就要考虑和原告进行和解，以免耗费巨额的成本最终得不到理想的结果。

根据国外尤其是美国的专利侵权诉讼实践，9成以上的案件都是通过和解结案的。

当然，和解也不是要求被告全盘接受原告的诉讼请求。

和解也要讲究策略，尽可能地获得与原告和解的筹码，如以较低的成本提起并没有确定把握的无效申请，停止制造、销售被控侵权产品，销毁制造被控侵权产品的模具等。

实践中，许多原告提起诉讼主要不是为了获取侵权赔偿，在被告作出上述举措后，原告在法庭的调解下一般会做出较大幅度让步的。

笔者参与代理被告方的一起外观设计专利侵权案件，原告请求的侵权赔偿数额高达50万元。

我方在庭前进行了充分的检索，由于原告的设计方案较为独特，经全面检索也未发现较有力的对比文件，尽管如此，我方还是以涉案专利视图不对称，不符合专利审查指南的具体规定为由提起无效申请并被专利复审委受理，我方以此作为与原告方谈判的筹码，最终以承诺不侵犯原告专利权，并支付原告方2万元费用了结此案。

本案中，被告庭审中一再声称要在庭后将提起无效申请，然而既然决定要无效，为何在被一审法院判定侵权后再提起无效呢？

被告在答辩期乃至证据交换期内显然没有进行必要的综合权衡，如果能在该期限内提起无效申请，然后申请中止诉讼，就本案涉案专利的情况来看，还是有相当把握的。

如果循此思路操作，很有可能变被动为主动，甚至最终获取对己方有利的判决结果。

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