国外标准必要专利相关立法例研究.docx

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国外标准必要专利相关立法例研究

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国外标准必要专利相关立法例研究一、标准制定战略

（一）美国长期以来，美国推行的是民间标准优先，同时鼓励政府部门参与的标准化政策。

其标准化体系由联邦政府标准体系、以美国国家标准学会（ANSI）为协调中心的国家标准体系、非政府机构（民间团体）的专业标准体系三部分构成。

美国国家标准学会（ANSI）是美国政府认可的全国性标准化机构和国家标准协调中心，它是一座架设在联邦政府和民间标准化机构之间的桥梁，通过它，政府有关部门和民间团体的标准化活动得以相互配合、协调一致。

美国国家标准的产生有三种方式：

ANSI设立专门委员会自行制定国家标准、对相关机构制定的标准通过投票表决认定为国家标准、直接将行业标准提升为国家标准。

在欧洲标准化战略的强大压力下，美国于2019年9月发表了美国国家标准化战略，进一步加大美国参加国际标准化活动的力度，提升美国在国家标准化中的竞争力；力争承担更多你的ISO/IEC秘书处工作；大力推介采用事实标准。

为了确保提交ISO的标准提案符合美国的利益，1997年12月ANSI理事会批准了《美国参加ISO国际标准化活动程序》，其核心内容是核心内容是由ANSI以召开全体成员会议或者通过民意调查的方式，在广泛听取国内各利益方观点意见的基础上，决定在ISO技术活动新领域中美国的立场或者向ISO提交符合美国立场的提议ISO活动新领域的书面请求，之后再通过选择或成立参与ISO标准制定的技术委员会（TC）或分技术委员会（SC）的方式让最终制定并通过的国际标准符合美国的立场。

（二）欧盟为了进一步实现欧洲标准向国际标准的转化，2019年7月26日，欧盟公布《欧洲关于国际标准化的策略原则》和《关于标准及合格评定盟外贸易政策通告》，对欧盟借助标准化拓展国际市场提出了具体政策方针和工作安排。

其主要内容包括：

（1）通过WTO技术性贸易壁垒协定，消除壁垒和开放市场；

（2）通过多边和双边合作协定，拓展市场；（3）通过对第三世界的技术援助，促进其建立对欧盟友好的管理体制，进行标准协调。

欧洲标准化委员会（CEN）和欧洲电气标准化委员会（CENELEC）是具体代表欧盟参与国际标准化活动的机构，1998年10月，它们同时发布了CEN2010年标准化战略和CENELEC2010年标准化战略，战略的核心是：

充分利用ISO/CEN维也纳协定和IEC/CENELEC德累斯顿协定，制定国际标准。

ISO/CEN维也纳协定和IEC/CENELEC德累斯顿协定是欧盟为了实现利用欧洲标准化来加强国际标准化工作的目的，1991年由ISO与CEN之间、IEC与CENELEC之间签订的技术合作协议。

这两个协议的基本原则是：

①尽一切可能确保国际标准和欧洲标准的相等；②确保国际标准与欧洲标准相等的方法。

维也纳协定和德累斯顿协定使欧洲法规和欧洲标准在国际贸易中发挥重要作用，同时也推动了国际标准化的发展。

1（三）日本日本确立了由政府机构组织制定、颁布、实施国家标准（JIS标准和JAS标准）的方针。

多年来，日本国内标准化主管机构虽经多次变更，但一直置于政府控制之下。

而由政府部门组织制定的国家标准（JIS标准和JAS标准）是自愿性质的，从而形成了与美、欧等不同的以政府为主导的标准化管理体系。

为了适应来自美、欧的国际标准化的巨大压力，日本工业标准委员会（JISC）在2019年向政府提交了一份包括加强国际化标准的战略文件，其具体内容包括国内标准的国际化、创造有利环境，培养标准化专门人才并进行标准化研究、促进私营企业的标准化活动、支持有1杨帆：

技术标准中的专利问题研究，中国政法大学2006年，页118-122助于建立技术标准的专利联盟二、标准必要专利许可费率的确定FRAND（Fair,Reasonable,andNon-discriminatory），即公平、合理、无歧视，是标准化组织（Standard-settingOrganizations,SSOs）多年来的一项知识产权许可政策，通常指标准必要专利权人在许可过程中所遵守的公平、合理、无歧视的许可义务。

但标准化组织和标准化协会并未界定FRAND许可的具体内涵，而是将届时的工作留给了司法人员。

（一）假想谈判理论与Georgia-Pacific因素假想谈判是指专利权人可以接受的最低价格和潜在侵权人愿意支付的最高价格之间为许可费区间，当事人在这一区间内商定最终的许可价格，许可协议便可以达成。

当然，假想谈判理论中并非所有的谈判都不会突破双方当事人的底线。

当专利权人能够接受的最低许可价格高于潜在侵权人愿意支付的最高许可费用时，谈判破裂；最低价与最高价之间形成谈判破裂区间，许可协议自然无法达成。

在谈判破裂的情况下，美国法院多项判例支持侵权人按照专利权人能够接受的最低许可价格。

尽管侵权人实际支付的许可费超过了其在假想谈判中愿意支付的最高价格,但美国法院仍然坚持这样裁决,理由是专利权人能够接受的最低许可价格能够更加充分补偿专利权人因侵权受到的损害。

在具体许可费的确定上，美国地区法院在Georgia-Pacific公司案中提出了15个影响专利许可费用的因素，被称为Georgia-Pacific因素。

2019年MicrosoftCorp.v.MotorolaInc.案中，Robart法官对Georgia-Pacific因素进行了修改，用以计算FRAND许可费，这些因素包括：

（1）其他类似FRAND许可的谈判中,专利权人对涉案专利曾收取的许可费

（2）被许可人为类似标准必要专利所支付的许可费（3）许可的性质和范围,例如,是独占许可或非独占许可,是否限制许可的地域或专利产品的销售对象（4）除去专利技术被标准采用所带来的价值之外的、专利技术自身的价值（5）相比在制订标准时可用的替代技术,该专利所具有的实用性与先进性（6）该专利发明对标准的技术层面的贡献以及对实施者及其产品的技术贡献（7）在涉及RAND许可的商业实践中,为获许使用该发明或相似发明支付的费用在利润或售价中所占的比例（8）专利产品的当前盈利能力、商业成功状况和市场普及程度（9）考虑假想谈判时,为达成协议,标准必要专利的权利人所提出的RAND许可条件必须符合RAND许可承诺的目的,即通过避免专利套牢和专利堆积,促进标准的广泛使用。

2但在司法实践当中，仍存在一些问题，如法院并没有说明Georgia-Pacific因素在专利侵权诉讼中计算许可费用时的权重问题；假想谈判理论计算的许可费用通常高于现实中所达成的许可费等。

（二）最小可售单元许可费基数与标准必要专利所主张的发明涵盖的实际功能密切相关在微软诉摩托罗拉案中，法院采纳了MarvellWifi芯片估价作为参考估值方法之一，许可费的价格是基于芯片的销售价格,而非芯片所嵌人的终端产品的销售价格，即每个能使运行802.11的芯片1%的使用费价格，即每个芯片3~4美分作为摩托罗拉802.11SEP协议的参2罗娇：

论标准必要专利诉讼的公平、合理、无歧视许可内涵、费率与适用，《法学家》2019年第3期，页90考项。

又如，在激光公司诉广达电脑公司案（美国上诉法院联邦巡回法院2019年，案号：

694F.3d51）中，法院认为：

普遍要求许可费不应基于整个产品，而应基于最小的可出售的专利应用设备，以光驱而非笔记本电脑作为计价基础。

美国联邦贸易委员会认为认定许可费率（该许可费率能够准确反映相关发明对于一个更大更复杂的产品的贡献）的实际困难通常会导致选择最小的可定价的部件，该部件引入了相关创新性特征。

三、标准制定中的反垄断与不正当竞争规制1、标准技术专利信息不披露行为规制在Dell公司案、Unocal公司案、以及Rambus公司案中，联邦贸易委员会适用《联邦贸易委员会法》第5条，对技术标准中专利信息不披露行为进行了调查，提起了指控，最后与不披露技术标准中专利信息的公司达成和解，迫使专利权人放弃实施专利权，使得纠纷得到圆满解决。

国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）于2005年2月联合成立特别工作组，以ITU-T的专利政策为基础制定了三个组织共同的专利政策，该通用政策已于2007年4月发布。

同时发布的还有该通用政策的实施指南（以下简称指南）、标准中涉及专利的说明和许可声明。

通用政策中的专利信息披露原则包括：

（1）标准组织应尽量披露标准中涉及的知识产权（尤其是专利）的全部信息；

（2）标准组织应提请所有利益相关方注意标准中可能涉及的任何已知专利或待批专利，及时反馈给标准制定组织。

（3）专利持有人愿意在合理无歧视（RAND）基础上，与其他各方就免费许可专利使用权进行磋商。

这种磋商由有关各方在标准组织以外自行开展。

（4）专利持有人愿意在RAND基础上，与其他各方就许可专利使用权进行磋商。

这种磋商由有关各方在标准组织之外自行开展。

（5）专利持有人不愿意遵守上述两种情况的规定。

在这种情况下，标准化文件则不包括基于专利技术的条款。

32、《知识产权许可的反垄断指南》的反垄断审查为了处理好知识产权保护和反垄断的关系，一些国家制订了协调和平衡两种权利的法律法规。

美国司法部和联邦委员会1995年4月6日联合发布了《知识产权许可的反垄断指南》。

欧盟1996年1月31日发布了《技术转让规章》，日本公正交易委员会1999年7月3日发布了《专利和技术秘密许可证合同中的反垄断法指南》。

4在《知识产权许可的反垄断指南》中有关于交叉许可、联营协议、排他许可、许可回授等规定。

在MPEG-2技术标准案中，美国司法部根据《知识产权许可的反垄断指南》认为MPEG-2技术标准的专利联营模式是非独占性，该专利联营利用独立专家来选择那些专利是必须的，避免了不适当的将联营中其他专利的竞争性替代专利包括在内的情况，该专利联营承诺平等进入，没有任何内容限制被许可人开发替代技术，该专利联营协议不会限制创新，因此该技术标准通过了知识产权反垄断审查。

而在Dell公司案中，联邦贸易委员会认为Dell公司在标准的制定过程中违反诚信原则，违反标准化组织的内部规定文件，没有在知识产权权利披露前置阶段披露有关的专利技术，却在时候主张自己知道的知识产权权利，因此否决了其关于向其标准技术收取专利使用费的主张。

3、《欧盟运行条约》102条作为欧盟竞争规则的核心条款，《欧盟运行条约》第102条在知识产权领域的适用也非3时艳蕾：

技术标准制定中的专利信息披露制度研究，河南大学2010年，页124张平，马骁：

《标准化与知识产权战略》，知识产权出版社2019年版，页39.常严格，该条主要禁止在欧洲共同市场中占支配地位的经济主体滥用其垄断地位对欧盟市场经济带来限制竞争性负面影响的行为。

该条列举了四种法律禁止的滥用支配地位的行为，但并不仅限于该四种：

（1）不公平贸易条件；

（2）限制生产、销售或技术开发，使消费者遭受损害的行为；（3）歧视性商业行为；（4）搭售和附加其他不合理交易条件的行为。

2019年的摩托罗拉诉苹果案中，欧盟委员会认为摩托罗拉在德国针对苹果公司寻求禁令救济，是违反《欧盟运行条约》第102条滥用市场支配地位的行为，同时认为摩托罗拉以禁令相威胁，让苹果公司放弃质疑其相关标准必要专利有效性的权利，也构成不正当竞争行为。

无独有偶，在三星诉苹果案中，欧委会认为三星在欧盟若干成员国基于标准必要专利针对苹果公司寻求禁令救济，可能违反《欧盟运行条约》第102条。

5四、标准必要专利侵权救济

（一）美国1、永久性禁令：

永久性禁令是在侵权终局判决后且不存在专利无效或不可执行的情况下发出的。

在最高法院对eBay,Inc.v.MercExchange,LLC案作出判决之前，联邦法院实际上一直将授予永久性禁令作为专利权人胜诉后的一个标准程序。

这种救济永久性地禁止侵权人在专利存续期间再进行任何侵权行为。

而最高法院2006年在eBay案中做出的判决表示胜诉的专利权人不再自动获得永久性禁令。

法院宣称不会在每件有效专利被确认侵权的案件中都自动颁发永久禁令，地区法院在做出是否颁发永久禁令的决定时，均需考虑适用于各种类型案件的传统衡平原则。

也就是说，在判断是否发布永久性禁令时所做的衡平性考量不应是僵化的，也不能够采用不同于非专利案件的标准。

根据上述原则，最高法院在eBay案中指出，专利权人要申请永久性禁令必须满足以下要素：

61）专利权人遭受了不可挽回的损害2）法律上的救济方式，例如金钱损害赔偿，都无法适当地补偿此损害3）在权衡原被告的负担后，衡平救济是正当的4）公共利益不会因永久禁令的发布而遭到损害2、临时性禁令：

临时性禁令之所以被称为临时性的，是因为它是在审判前，在对侵权问题进行完整的裁决之前发布的。

所以临时性禁令也被称为中间的或诉讼期间（未决诉讼）中的禁令。

临时性禁令的目的是在可能长达数年的侵权案件得到最终处理前，通过维持现状来保护各方权利。

临时性禁令是一种特殊而非常规的救济，并且只有在专利权人能够为必要因素提供强有力的证据时，法院才会颁布禁令。

美国联邦巡回上诉法院案例法列举了四项地区法院在专利案件中判断是否发布临时禁令时必须考虑的实质性因素：

71）合理的胜诉可能性2）如不发布临时性禁令，是否会给动议提出人造成不可挽回的损害3）权衡原被告负担，是否更有利于动议提出人4）如果发布临时性禁令将会对公共利益产生的影响其中任何一个因素都不一定是决定性的，但是，前两个因素被视为关键性因素，如果地区法院发现临时禁令请求人不能满足这两个因素中的任何一个，那么地区法院根本不会对剩5韩伟：

标准必要专利行使的反垄断规制以欧盟2019年摩托罗拉、三星案为视角，《专利法研究》2019年，页2136【美】J.M.穆勒：

《专利法》，沈超、李华、吴晓辉、齐杨、路勇译，知识产权出版社2019年第三版，页4547同上注，页455下的因素进行考虑，可以直接拒绝发布临时禁令。

3、未来侵权行为的持续性许可费（ongoingroyaltyforfutureinfringements）在2006年最高法院对eBay,Inc.v.MercExchange,LLC案做出判决后，地区法院在一些案件中不再颁发永久性禁令，而是要求侵权人在剩下的专利有效期内为为每件侵权产品的销售支付许可费。

例如在PaiceLLCv.ToyotamotorCorp.案中，地区法院在审核了永久性禁令四要素之后认为无需颁布永久性禁令，而是依职权判处在Paice专利剩余的有效期内，Toyota每售出一辆侵权汽车需支付Paice25美元的持续许可费。

法院判处的25美元/车的持续许可费率与陪审团对既往侵权判处的合理许可费赔偿费率相同。

8

（二）德国及欧盟德国专利法同样有专利侵权禁令救济规则。

德国专利法第139条

（1）规定：

任何人违反第9条至第13条的规定使用专利发明，如果有再次侵权的危险，则受害方可以请求禁令救济。

但是德国的禁令规则没有类似美国eBay案那样的衡平规则，一般情况下，只要认定专利侵权行为成立，法院都会给予专利权人禁令救济。

而此时被告如果想要阻止禁令判决，则可以提出强制许可抗辩，举证证明专利权人存在违反竞争法或滥用知识产权的情形。

如果法院认定强制许可抗辩的成立，可要求专利权人进行强制许可。

强制许可抗辩的成立也就意味着拒绝给予专利权人以禁令救济。

1、前橙皮书案规则时代：

2019-2009在这一时期的标准必要专利侵权案件中给予禁令救济是原则，而允许被控侵权人提出抗辩是例外。

在2009年之前，德国法院更多关注于标准必要专利侵权案件中被控侵权人提出禁令救济抗辩的可能性问题。

在通过自力救济设计抗辩规则和通过诚实信用原则将竞争法分析引入专利禁令救济规则两条路径中，德国法院最终选择了后者。

2019年德国杜赛尔多夫法院在Spundfass暗中讨论了被控侵权人是否可以通过引用《德国民法典》第229条的自力救济规则抗辩给予标准必要专利权人禁令救济的问题。

被告认为在标准必要专利的情况下，被控侵权人已经向权利人表达了寻求许可的意向且被拒绝，因此被控侵权人已经穷尽了所有救济途径，在这种情况下未经许可而使用专利构成第229条的自力救济。

但是杜塞尔多夫高等法院认为，该案中虽然被控侵权人提出过许可请求且被拒绝，但是未在被拒绝后请求反垄断执法机构进行反垄断行政审查或提起反垄断之诉，而是在被控侵权后提起抗辩，这种做法不符合第229条关于所有公权力救济途径已经穷尽的要求，故而不支持被控侵权人引用自力救济提出的抗辩。

2、橙皮书案规则时代：

2009-2019关于标准必要专利侵权案件禁令救济规则的第一个转折点是2009年德国联邦最高法院审理的橙皮书标准案。

在该案中，德国联邦最高法院认为，如果原告的专利已经成为进入相关市场必不可少的前提条件且原告的拒绝许可缺乏合理性和公正性，则被告可以适用强制许可抗辩。

但法院对提出强制许可抗辩的被告本身提出了严苛的限制性要求：

（1）被告已向原告提出无条件的、真实的、合理的和易于被接受的要约，具体而言要包括合同必备要素、相当高的价格条件以及被告提出的要约不能以专利有效为条件、不能以证明实际存在专利侵权为条件等。

（2）被告需预期履行其合同相关义务，包括向原告提供财务账单合理期限内准备足额的专利使用费、将自己准备的专利使用费存于专门的托管账户上等。

总而言之，在橙皮书案规则之下，被控侵权人俨然成为了要约的提出人，且法院对其如何履行要约义务提出了一系列严苛的限制条件；相反对本应提出FRAND要约的专利权人，法院却未对其是否提出了FRAND要约进行分析和评判。

在此规则下，被控侵权人很难成功对抗标准必要专8同上注，页461利权人的禁令救济申请。

3、后橙皮书案规则时代：

2019-2019.07德国联邦法院的橙皮书规则由于过于偏向于标准必要专利权人而受到欧盟委员会的质疑。

在2019年的摩托罗拉诉苹果公司标准专利侵权案件中，苹果公司虽然已经宣布愿意接受德国法院基于FRAND原则判决的专利费率，但摩托罗拉公司仍然向德国法院提出颁布永久禁令的请求。

对此欧盟委员会认为标准必要专利权人在苹果公司已经同意接受第三方基于FRAND许可条款裁定的专利费率的约束形况下，继续寻求禁令会妨害自由竞争，也会扭曲专利许可谈判，最终导致消费者的选择减少，这种情况下再寻求禁令不再是正当的。

2019年4月29日欧盟委员会正式裁定摩托罗拉公司就为FRAND许可声明所覆盖的标准必要专利向德国法院需求禁令的行为构成欧盟竞争法下所禁止的滥用市场支配地位。

2019年4月三星公司就苹果公司侵权使用其3GUMTS标准必要专利的行为申请禁令救济，2019年4月28日华为向德国杜赛尔多夫地区法院起诉中兴侵犯其标准必要专利，请求法院给予华为禁令救济，这些案件中都有类似的考量。

4、华为中兴案规则时代：

2019.07至今在华为中兴案中，欧洲法院的观点主要有三点：

（1）标准必要专利和非标准必要专利的根本区别在于是否限制了使用人选择替代技术的可能性，因此尽管原则上权利人有权要求法院给予禁令救济，但这种行为在标准必要专利的情形下可能成为排挤竞争对手产品的手段；专利权人申请禁令可能使得第三方（被许可人）的信赖利益受到损害。

（2）标准必要专利权利人在许可谈判中也应履行一系列义务：

专利权人必须首先警告被控侵权人并指明其具体的侵权方式；如果被控侵权人提出了进行FRAND许可谈判的意愿，则标准必要专利权人必须首先提供包含FRAND许可条款的书面要约，特别是必须包含具体的许可费和该许可费的计算方式；只有当被控侵权人不按照商业惯例或者诚信原则积极磋商，而是采取策略性、拖延性的措施（例如不积极回复权利人要约、继续使用相关标准必要专利）时，标准必要专利权人才可以寻求禁令救济。

（3）对FRAND许可中的被许可人行为进行了规范同时也为其提出强制许可抗辩松绑。

9总而言之，较之橙皮书案规则过于偏向权利人和欧盟委员会观点过于偏向被许可人的立场，ECJ的裁决基本保持了在权利人和被许可人之间的中立，基本平衡了FRAND许可谈判双方的地位，也以程序性的引导规范了谈判双方的行为，对促进FRAND许可谈判的顺利达成具有非常积极的意义。

9赵启彬：

竞争法与专利法的交错：

德国涉及标准必要专利侵权案件禁令救济规则演变研究，《竞争政策研究》2019年第2期，页87-94