资产评估师考试讲义10501第五章 专利资产评估Word文档下载推荐.docx
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(2)创造性。
创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
“实质性特点”是指发明创造具有一个或者几个技术特征,与现有技术相比较有本质的区别。
因此,凡是发明创造所属技术领域的普通技术人员都不能直接从现有技术中得出构成该发明创造的全部必要技术特征的,都应当被认为具有实质性的特点。
在评定一项发明创造是否具有实质性特点时,不仅要考虑技术方案本身的内容,而且还要考虑它的目的和效果,并把它们作为一个整体来理解。
在创造性的要求上,对发明要求有“突出”的实质性特点和“显著”的进步,与实用新型的要求相比较,显然,对发明的创造性要求要高得多。
(3)实用性。
实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。
一般而言,实用性包括技术属性和社会属性两个方面。
从技术属性而言,发明创造要具有在工业上被付诸应用的技术上的可能性。
从社会属性而言,发明创造要具有一定的社会效果,能够对社会有用。
实用性一般具备三个条件:
①属于技术课题的解决方案;
②具有再现性,在工业上能够制造和使用的现实可能性;
③具有有益性,能够产生有益的社会效益。
2.专利权产生的消极条件
(1)违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
(2)以下对象,不得被授予专利权:
①科学发现;
②智力活动的规则和方法;
③疾病的诊断和治疗方法;
④动植物品种;
⑤用原子核变换方法获得的物质;
⑥对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合做出的主要起标识作用的设计;
⑦对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造。
(三)专利权的申请
1.专利权申请的原则
(1)书面原则。
(2)单一性原则。
(3)先申请原则。
(4)优先权原则。
2.专利申请文件
(1)发明或者实用新型专利:
请求书、说明书及其摘要、权利要求书等;
(2)外观设计专利:
请求书、该外观设计的照片或图片以及对该外观设计的简要说明等,并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。
(四)专利权的权属
1.专利权的一般归属
原则上,申请专利的权利属于发明人或者设计人;
申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
(1)发明人
有三种人不能被认为是发明人或设计人:
①只负责组织工作的人;
②为物质条件的利用提供方便的人;
③其他从事辅助性工作的人。
两个以上的人对同一发明创造共同构思,并且都做出了创造性贡献的人,为共同发明人或共同设计人,其发明创造称为共同发明。
发明人、设计人只能是自然人,不受年龄限制。
(2)申请人
专利申请人指有资格就发明创造向国务院专利行政部门申请专利的人,或者是已经向国务院专利行政部门提出专利申请的自然人、法人或其他组织。
专利申请人可以是发明人、设计人,也可以不是发明人、设计人。
(3)专利权人
专利权人是指依法在特定期限内对特定发明创造享有专有权利的主体。
专利申请人的专利申请获得国家专利行政部门批准后,就成为专利权人。
专利权人也可以是通过转让、继承获得专利权的主体。
2.职务发明的权利归属
职务发明创造的专利申请权、专利权属于发明人、设计人所在单位。
(1)如果是“利用本单位物质技术条件完成的发明创造”,单位与发明人、设计人之间就专利申请权、专利权归属有约定的,从约定。
(2)职务发明创造的发明人、设计人享有受奖励或获得报酬的权利,包括基于发明创造的完成应得到的奖励和基于发明创造的实施应得到的报酬。
职务发明创造专利实施后,专利权人应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。
(3)职务发明创造的发明人、设计人享有署名权,即发明人、设计人有权表明他是该项发明创造的发明人或设计人。
(4)法人或者其他组织转让职务发明创造时,职务发明创造的完成人享有以同等条件优先受让的权利。
3.合作发明的权利归属
如果发明创造属于共同发明创造,即两个以上单位或者个人合作完成的发明创造,申请专利及专利权归属按以下规定办理:
(1)如果双方另有协议约定专利申请或专利权归属的,按约定办理。
(2)如果没有约定,则申请专利与获得专利的权利属于各方共同所有,其中一方不得剥夺其他方的权利;
如果一方转让其专利申请权的,其他各方在同等条件下优先受让;
如果一方声明放弃其共有的专利申请权的,以后不再享有专利权,但可以免费实施该专利;
如果任何一方不同意申请专利,则其他方均不得申请专利。
4.委托发明的权利归属
发明创造属于委托发明创造,即一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,申请专利及专利权归属按以下规定办理:
(2)如果没有约定,则申请专利的权利及专利权归受托人所有;
受托人转让其专利申请权的,委托人在同等条件下优先受让;
受托人取得专利权的,委托人可以免费实施该专利。
(五)专利权的保护范围
专利权人的专利权受法律保护。
下列行为会构成专利侵权:
(1)未经专利权人许可,为生产经营目的制造专利产品。
(2)未经专利权人许可,为生产经营目的而使用专利产品、使用专利方法以及使用依照该专利方法直接获得的产品,构成侵犯专利权。
使用人不知道是侵权产品而使用的,同样构成侵权行为,但使用人能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。
使用人在已知或有充分理由应知是侵权产品时仍继续使用的,则不能免除赔偿责任。
(3)未经专利权人许可,为生产经营目的许诺销售和销售专利产品或依专利方法直接获得的产品的,不论“不知”还是“明知”,均构成侵权。
但是使用者或销售者在不知”的情况下,能证明其产品合法来源的,可免除其赔偿责任。
(4)进口专利产品或进口依照专利方法直接获得的产品。
进口商未经许可,将专利权人已在中国取得专利的产品或者依其在中国已取得专利的方法生产的产品输入境内,这种进口行为即构成侵犯专利权的侵权行为。
(5)假冒他人专利。
下列行为不经专利权人许可而实施其专利不视为侵犯专利权:
(1)专利权用尽
专利权人制造、许诺销售、进口或者经专利权人许可制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,其他人使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。
(2)先用权规则
在专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不属于侵犯专利权的行为。
(3)临时过境规则
临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身所需要而在其装置和设备中使用有关专利,不用得到专利权人许可。
(4)合理使用规则
专为科学研究和实验而使用有关专利不属于侵权行为。
即在实验室条件下,为了在已有专利技术的基础上探索新的发明创造,演示性地利用有关专利,或者考察验证有关专利的技术效果而利用有关的专利技术。
(5)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的,不视为侵犯专利权。
(二)专利资产
1.专利资产的概念
专利资产是专利权资产的简称。
①能在经营活动中一段时间内持续发挥作用;
②能带来经济利益;
③专利的获利能力是通过法律保护获得的。
专利资产一定是已经经过法定程序审查批准并在专利权保护有效期内的一项专利权。
4.专利资产的特征
(1)法律特征
专利权是依《专利法》而界定的权利。
①专利资产的时效性
法律规定的。
发明专利权的法律保护期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。
②专利资产的地域性
专利资产的地域性是指一项技术仅在其获得专利权的国家或地区依当地专利法的规定获得保护。
③专利资产的约束性
专利资产的范围是由“专利权利要求书”确定的。
(2)技术特性
专利法保护的对象是具有新颖性、创造性和实用性的技术方案。
①专利资产的技术公开性
给予专利权人一段时期的技术垄断换取技术的公开,从而促进技术进步及科技创新。
②专利资产的技术可能存在着不完整性
企业及个人在申请专利过程中,会或多或少保留一些技术诀窍,从而影响技术的价值。
③专利资产的技术可能存在不成熟性
“产品未到,专利先行”已成为当今各企业的基本战略之一,这也使得很多专利技术在申请时并不成熟。
(3)经济特征
①专利资产具有垄断收益
专利权是一种法定的垄断权,其他企业及个人未经专利权人许可,不能使用该专利技术,这是该专利获得超额收益的保证。
②专利资产的收益不稳定性
主要体现为专利在应用过程中存在的风险,包括技术风险、市场风险、资金风险及管理风险。
另外还有专利资产交易价格的不确定性、技术移植的难度及技术交易的多样性。
③专利资产的研发成本不易界定
技术研发的成本与技术价值往往没有直接的对应关系,而且研制的成本难以核算。
同时企业往往从事多项研究,难以分离某一特定专利资产的成本,从而导致专利资产的研发成本较难界定。
④专利资产之间的可比性弱
专利资产必须具备新颖性、创造性和实用性,因此每项专利均具有独特性,专利资产之间的可比性不强。
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【高频考点2】专利资产评估
(一)专利资产评估对象的界定
专利资产评估对象是指专利资产权益。
1.明确专利资产的基本状况
(1)专利种类及名称。
(如发明专利名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”)
(2)专利申请号或专利号。
(3)专利的法律状态。
包括所有权人及其变更情况、专利所处的专利审批阶段、年费缴纳情况、专利权的终止、专利权的恢复、专利权的质押,以及是否涉及法律诉讼或者处于复审、宣告无效状态。
(4)专利权利要求书所记载的权利要求。
权利要求是发明和实用新型专利保护范围的依据。
专利权利要求书所记载的权利要求包括产品权利要求和方法权利要求。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。
(5)专利资产的权利形式。
①所有权
所有权是所有权人对自己的不动产或者动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利。
专利资产属于无形资产,一般不涉及占有的概念,但是会涉及使用、收益和处分的概念。
【提示】专利所有权转让应当注意以下问题:
①专利资产只能作为一个整体转让。
根据“一申请一发明”原则,每项专利只涉及一项发明创造,因此,专利权人不能将其专利权分割转让。
②中国单位或者个人专利权人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。
必须经过国务院有关主管部门批准。
③转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。
④专利申请权或专利权的转让自经国务院专利行政部门登记之日起生效。
专利所有权转让,需要在国家知识产权局变换专利登记证书。
②许可使用权
分为授权许可和强制许可两部分。
授权许可是指专利所有权人通过合同、协议授权许可他人使用专利;
强制许可是指国家专利法规定的政府强制许可。
授权许可
权利内容
独占许可使用权
甲是专利权人,许可乙使用,乙不得再转让,甲自身也不能使用
排他许可使用权(独家使用权)
甲是专利权人,许可乙使用,甲保留使用的权利,但不能再许可别人使用
一般许可使用权
甲是专利权人,许可乙使用,甲保留使用的权利,同时可以许可丙、丁等使用
强制许可情形
内容
①专利权人自专利权被授予之日起满3年,且自提出专利申请之日起满4年,无正当理由未实施或未充分实施其专利的
①强制许可限于发明和实用新型,不适用于外观设计专利
②不享有独占的实施权,并且无权允许他人实施
③应付给专利权人合理使用费
②专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的
③在国家出现紧急状态或非常情况时,或者为了公共利益的目的
④为了公共健康目的,对取得专利权的药品
【提示】
①在专利评估实务中还存在一种许可使用权情况,称为“具有再许可使用权的许可使用权”,是指在特定时间内,在特定区域内,根据许可协议约定,被许可人除自己实施专利权外,可以再许可他人实施专利的许可使用权。
②一般认为专利许可使用权是不能作为出资的,如果要作为出资,应该至少需要具有再许可权利。
(6)专利申请日和专利授权日
专利申请日是指国务院专利行政部门收到专利申请的请求书、说明书和权利要求书的日期。
专利申请日是专利保护期限的起始时间,是一个很重要的时间点,记录在专利申请受理通知书和专利证书上。
专利授权日是指实用新型专利申请和外观设计专利申请经过初步审查合格后,国务院专利行政部门所指定的法定公告的日期,以及发明专利申请根据发明专利申请人的请求,经过实质审查合格后,国务院专利行政部门所指定的法定公告的日期,是专利权的生效日。
(7)单项专利或专利资产组合
专利评估中需要明确是单项专利的评估还是专利资产组合的评估。
①带有有效的许可使用协议的专利所有权
指专利所有人已经许可他人使用其专利,并且这种许可协议不因所有权转移而失效;
(买卖不破租赁)
②单独的一项专利所有权与带有许可他人使用协议的专利所有权应该视为不同的评估对象;
③仅自用的专利所有权应该界定为专利所有权,而带有有效许可他人使用的专利所有权应该界定为专利所有权与一个合同权益(合同义务)的组合。
实务中常见的带有许可协议的专利所有权评估包括:
①专利所有权转让条款规定,受让方在受让专利所有权时,必须许可出让方使用;
②已经将专利许可给第三方,现在要将该专利转让给其他方;
③已经许可他人使用,现在要将该专利进行质押。
2.核实专利权的有效性
专利资产凭借法定的垄断权,为特定权利主体带来经济收益。
(1)核实该专利是否为有效专利,著录项目是否属实
①对专利权的核实,不能仅凭“专利证书”确认该专利的有效性。
②“专利证书”虽是依法授予专利权的凭证,但在授权以后,专利权随时可能因各种原因而失效,还必须要求委托人提供有关专利管理机关出具的确权证明,或通过检索,确认该专利权的法律状态是否为有效。
③对于已向专利部门提出专利申请并正在受理中的专利申请权,要核实专利部门发出的“受理通知书”和缴费凭证。
(2)核实该专利是否具有专利性
由于我国对实用新型专利实行初步审查制度,很多已授权的实用新型专利是不符合专利法的实质性要求的。
因此,即使是有效的实用新型专利,仍可能因不具备“三性”(新颖性、创造性和实用性),经过无效程序,丧失专利权。
只有在确定专利权有效的前提下,才能够开展对专利技术的评估。
【高频考点3】专利资产价值影响因素
1.专利权的法律状态
专利权是依法而获得的权利,而相关法律规定不仅确定了保护对象、保护期限及相应权利,而且对权利的获得及要求均做出了详细的规定。
(1)申请专利的权利、专利申请权和专利权
①申请专利的权利是指在发明创造完成后,权利人有权决定是否要申请专利以及如何申请专利。
②专利申请权是指在就发明创造向国家知识产权局提出专利申请之后,专利权申请人享有的是否继续进行专利申请程序、是否转让专利申请的权利。
③专利权是指发明创造被授予专利权后,专利权人享有禁止他人实施其专利权、许可他人实施其专利权、向他人转让或者质押其专利权的权利。
我们评估的专利可能是已经确权的专利权资产,也可能是尚在申请阶段的专利,因此应该明确说明被评估对象的专利权是已经确权的专利权还是正在申请阶段的专利申请权,或者是需要进一步批准才可以实施的专利。
(药品方面的专利)
(2)专利权的无效宣告、终止与恢复
①专利的无效宣告
是指自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合《专利法》及其实施细则有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。
无效宣告的理由具体包括:
ⅰ.不符合《专利法》规定的实质性要件;
ⅱ.专利说明书、权利要求书的撰写不符合法律规定;
ⅲ.对专利申请文件的修改不符合法律规定;
ⅳ.被授予专利权的智力成果不属于可授予专利权的范围;
ⅴ.有在先申请等。
宣告无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。
原则上,被宣告无效的专利权自始即不存在。
但宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。
专利终止
期满终止
发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算
期满前终止
没有按照规定缴纳年费的,或专利权人以书面声明放弃其专利权的,专利权终止,由专利行政部门登记和公告
专利恢复
当事人因不可抗拒的事由延误专利法或实施细则规定的期限,或者专利行政部门指定的期限,导致权利丧失的,可以自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,向国务院专利行政部门请求恢复权利
当事人因其他正当理由延误的,自收到专利行政部门的通知之日2个月内,请求恢复权利
①从上面分析可以看出,一项专利技术可能因未通过实质性审查而根本得不到《专利法》的保护,也就不能成为专利资产评估对象;
②无效请求的审查结果可以是全部无效、部分无效或维持专利权,经过无效请求审查程序的专利,保护范围可能会缩小,从而影响其价值;
③在对某项专利权进行价值评估的时候,应该事先了解该项专利是否经过无效请求等程序的审查、审查的结果是什么,据此对评估对象的内容进行相应的修正和调整。
(3)专利权的对外许可
实施许可权指权利人许可他人实施其专利并收取专利使用费的权利。
①任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。
②专利权人与他人订立专利实施许可合同的,可以向国务院专利行政部门备案。
③未经备案的,不得对抗第三人。
④实施许可合同必须采用书面形式,并在合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。
①一项专利如果已经有有效的对外许可合同,则这项专利原则上与没有对外许可合同的专利是不一样的专利;
②如果对外许可专利全部是按照市场价值收取许可费用,则可能会因为专利的价值发挥充分而对标的专利价值产生正面影响;
③如果对外许可合同不是按照市场价值收取许可费,或者根本不收取费用,则由于这些许可合同会增加竞争对手、瓜分市场份额等因素,将对标的专利产生负面影响。
另外,专利权的时效性、地域性和约束性等特征,以及在持有期内的质押、保全和解除也会对相应专利资产的价值产生影响。
2.专利权利要求内容与保护
①专利的权利要求是指该项专利要求法律保护的核心内容,如果一项专利的权利要求恰当,则可以有效避免被竞争者轻易“绕”过去的可能,也就是可以有效保护专利的核心,避免出现侵权的可能,因而增加专利应有的价值。
②质量高的专利权利要求应该使得权利保护范围大且没有非必要技术特征,权利要求清晰有条理,对出现侵权产品也容易取证。
③权利稳定性一般是指专利权授权后对抗无效请求的能力。
发明专利由于经过实质审查,其稳定性就高;
而实用新型和外观设计专利有可能没有进行实质性审查,因此稳定性就低。
一般来说,稳定性高的专利的价值要高于稳定性低的专利的价值。
3.专利的创新性及实用性
①如果一项专利,其竞争对手通过成本差不多的其他技术途径或方法也可取得一样的效果,这样的专利经济价值是不高的,因为其创新性不够;
②如果竞争对手无法采用其他方式轻易地达到同样的效果,这样的专利其创新性较高,价值也会较高;
③专利的实用性也会对价值产生影响。
其一是可靠,其二是实施成本尽可能低。
可靠性高的技术价值一定会高于可靠性低的技术,同样的技术,实施成本低的技术价值一定会高于实施成本高的技术。
4.专利产品的发展前景
①专利的价值是需要通过专利实施,也就是使用专利生产专利产品或者提供专利服务来实现;
②专利的价值与专利产品或专利服务的市场前景密切相关;
③具有良好市场前景的专利产品其价值一定要高于不具有市场前景的专利。
例如物美价廉的签字笔已越来越多被人们使用,钢笔的使用越来越少,如果现在有一项更好地生产钢笔的专利技术,从行业发展因素来讲这项专利的价值一般也不可能很高。
5.专利的应用领域与保护力度
①专利的保护期被称为专利的“长度”,专利的应用领域和专利的保护力度被称为专利的“宽度”;
②专利的宽度可以用侵权行为的惩罚金或者在专利保护范围内专利权人获得的超额垄断利润来代表;
③专利宽度越大,对侵权的惩罚额越高,这样竞争者就会越少,专利权人获得的超额垄断利润就越大,因此专利的价值也越高。
(生物技术公司)
【高频考点4】专利资产评估的注意事项
1.共有专利资产的评估问题
专利权的共有形式可以分为共同共有和按份共有。
①专利权共有是权利人包括两个或者两个以上的自然人、法人或其他组织;
②如果没有协议约定,共有指的是共同共有,如果有协议约定按份共有,则从其约定;
③无论是哪种共有方式,专利资产的处置一般需要得到共有人的书面同意,包括所有权转让、质押等;
④对于专利许可行为共有人对权利的行使有约定的,
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