专利代理实务应试指南及真题精解总结笔记说课讲解.docx

专利代理实务应试指南及真题精解总结笔记说课讲解.docx

《专利代理实务应试指南及真题精解总结笔记说课讲解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专利代理实务应试指南及真题精解总结笔记说课讲解.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

专利代理实务应试指南及真题精解总结笔记说课讲解

一、申请文件的撰写

（一）权利要求书：

法24/4、细则19～22

撰写权利要求书的主要步骤：

p33

思路：

p95～99

权利要求书的撰写：

p99～104

（二）说明书：

法26/3、细则17、18、23、指南2/22.2和2.3

二、实质审查意见陈述书的撰写

主要条款

专利法第三十八条发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。

细则第五十三条依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：

（一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；

（二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

专利法第五条对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

专利法第九条同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

第二十五条对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现;

（二）智力活动的规则和方法;

（三）疾病的诊断和治疗方法;

（四）动物和植物品种;

（五）用原子核变换方法获得的物质;

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

专利法第二条第二款发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

专利法第二十条第一款任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。

保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

专利法第二十六条第三款说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点（主要为前半段）---即说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求

专利法第二十六条第四款权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

---即权利要求应该得到说明书的支持

专利法第二十六条第五款依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

第三十一条第一款一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

细则第二十条第二款独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

专利法第三十三条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

细则第四十三条第一款依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

所涉及条款的具体内容见吴观乐1～3章

补充：

单一性：

法31/1、细则34、指南2/84.4（缺乏单一性的处理）、2/62、2/108（化学发明）、吴观乐p9、p149

（1）

第三十一条第一款一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

细则第三十四条依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

分案申请：

细则42、43、指南1/15.1、2/63、5/32.3.2、吴观乐p155

细则第四十二条一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

第四十三条第一款依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

遗传资源：

p158

专利法5、26/5、细则26、指南2/109.5

保密审查：

p159

法20、细则8、9、指南5/56

意见陈述书：

p118~119

条款的意见陈述规范：

p119~124

范文：

p249、p295

申请文件的修改（吴观乐p13）

1.总的要求：

专利法第33条

修改的时机：

主动修改：

发明自提出实质审查请求时或收到实质审查通知书之日起3个月内；实用新型自申请日起两个月

被动修改：

根据通知书中指出的缺陷进行修改

2.细则51条第3款申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

3.主动修改以克服审查意见通知书中未指出的但申请文件中存在的形式缺陷或明显错误。

论述的套路：

（一）修改后的权利要求书

（二）意见陈述书

尊敬的审查员：

（起始语段）申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下：

（修改说明：

说明哪些权利要求是针对审查意见指出的哪些实质性缺陷进行了修改，指出修改部分增加的技术特征和/或包含该修改后技术特征的权利要求技术方案在原申请文件中的出处，表明修改符合《专利法》33条和《专利法实施细则》第51条第3款的规定；首先说明对第一独立权利要求的修改，再说明其从属权利要求，随后说明对其他独立权利要求及其从属权利要求的修改；当修改也克服了审查意见中未指出的缺陷时，指出所作修改针对申请文件存在的形式缺陷和明显实质性缺陷而进行，这样的修改可视作是针对通知书指出的缺陷进行的修改，也符合《细则》51条第三款的规定。

）修改了独立权利要求1，（删除了技术特征“…”）并根据《细则》21条第一款相对于本发明的最接近的现有技术对比文件K划分前序部分和特征部分，将原权利要求X的全部技术特征写入前序部分，并在特征部分加入以下技术特征：

…，以使该独立权利要求符合《专利法》第22条关于新颖性和创造性的规定。

该修改的依据来自于说明书实施例X和实施例Y、说明书第A段（第B行）以及图U。

修改了从属权利要求XX的主题名称，使其与引用的权利要求的主题名称相一致。

克服了原权利要求XX中“特别是”和“例如”所导致的权利要求不清楚的缺陷。

删除了原权利要求XX,因为对比文件XX已公开了…，使其不具有新颖性或创造性。

将原独立权利要求X修改成新的独立权利要求Y以保护与独立权利要求1对应的方法或设备权利要求，修改的依据来自于…。

原权利要求书中出现的“XX”为错别字，修改为“YY”。

以上修改均未超出原始说明书和权利要求书说记载的范围，符合《专利法》第33条的规定。

具体修改内容参见修改后的权利要求书。

（针对审查意见指出的缺陷具体陈述意见：

审查意见没有涉及的缺陷不必进行说明。

对各个审查意见的意见陈述，编号分段撰写。

不同意的，指出不存在所述缺陷的理由；认可存在缺陷的，论述修改后的专利申请文件已消除所述缺陷的理由；部分同意的，说明修改已消除所述缺陷的理由，同时说明审查意见中的不妥之处及理由）

（结束语段：

）申请人相信，修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的（如新颖性和创造性）的问题，并克服了其他一些形式缺陷，符合《专利法》及其实施细则和《专利审查指南》的有关规定。

如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，敬请联系本代理人。

XX代理人

三、无效宣告

主要条款

专利法第四十五条自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

细则第六十五条依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。

无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

（细则第65条第二款为无效的理由（比驳回的理由少了专利法第31条单一性的规定以及专利法26条第5款说明遗传资源直接来源和原始来源））

专利法第五条对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

专利法第九条同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

专利法第二十五条对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现;

（二）智力活动的规则和方法;

（三）疾病的诊断和治疗方法;

（四）动物和植物品种;

（五）用原子核变换方法获得的物质;

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

专利法第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利法第二十条第一款任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。

保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

专利法第二十三条授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

专利法第二十六条第三款说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候，应当有附图。

摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点（主要为前半段）---即说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求

专利法第二十六条第四款权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

---即权利要求应该得到说明书的支持

第二十七条第二款申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

第三十一条第一款一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

细则第二十条第二款独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

专利法第三十三条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

细则第四十三条第一款依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

无效的其它基本规定（证据的规定、无效宣告理由的增加和证据的补充、无效程序中专利文件的修改、口头审理（p43、p148））：

吴观乐p25~31、p161（八）

无效程序中专利文件的修改（吴观乐p29）

专利法实施细则第69条在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

修改的原则：

不得改变权利要求的主题名称；不得扩大保护的范围、不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

修改的方式：

权利要求的删除、合并和技术方案的删除

合并只能针对相互无从属关系的属于同一独立权利要求的权利要求。

合并后的权利要求应包含全部技术特征。

对独立权利要求未作修改时不得使用合并。

修改方式的限制：

做出审查决定之前，可以进行删除。

合并只针对：

无效宣告请求书、请求人增加的无效理由和补充的证据、复审委引入的请求人未提及的理由和证据。

1.无效宣告请求书

请求书的撰写及注意事项：

p133～134

常见无效理由的论述规范：

p134～137

范文：

p178

论述的套路：

专利复审委员会：

一、（起始语段：

无效宣告请求的对象、法律依据、无效的理由和范围）本请求人XX根据《专利法》第四十五条和《专利法实施细则》第六十五条的规定对专利号为XXX、专利权人为XX、名称为“XXX”的发明专利（或实用新型专利）提出无效宣告请求，该专利的申请日为XX，优先权日为XX，授权公告日为XX。

本请求人以上述发明专利（或实用新型专利）的权利要求XX不符合法条XX1的规定、权利要求XX不符合法条XX2的规定为理由，请求宣告该发明专利权（或实用新型专利）全部（或部分）无效。

二、（阐述无效的理由）

编号列出所有证据，提供文献号、公开日期等必要信息。

本请求人以下述对比文件作为请求宣告专利无效（或部分无效）的证据：

证据1：

……，由于公开日…,构成本专利的现有技术（或抵触申请）。

简要说明专利文件的内容（即简单指出要求保护的主题）本专利的权利要求1要求保护…。

根据说明书的记载，该专利解决的技术问题是…，（取得的技术效果）等。

按重要性顺序编号分节说明理由（每一个理由都要指明针对的权利要求、采用的证据并具体分析），

三、（结束语段：

总结陈述专利存在哪些不符合《专利法》及其实施细则的相应条款的规定，明确请求专利权全部无效或部分无效）综上所述，专利号为XX的发明专利（或实用新型专利）的权利要求XX相对于证据X不符合《专利法》及其是实施细则XX的规定，因此请求专利复审委员会宣告上述发明专利（或实用新型专利）全部（部分）无效。

2.针对无效宣告请求书的意见陈述书

意见陈述书的撰写及注意事项：

p145～147

论述规范同“二”中的论述规范：

p119～124

范文：

p269、p320

论述的套路：

（一）修改后的权利要求书

合并修改形成的独立权利要求不需要重新划界。

（二）针对无效宣告请求的意见陈述书

专利复审委员会：

（起始格式段：

陈述书针对的对象以及专利权人的请求，明确指出无效宣告请求的案件编号）专利权人接到专利复审委员会转来的请求人XXX于XX年XX月XX日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件X，随后又收到请求人XXX于XX年XX月XX日提交的补充意见及对比文件X1。

现针对无效请求人提出的请求宣告本专利权无效的理由和证据进行答辩。

具体如下：

（修改说明：

写明进行了哪些修改，对于采用合并方式修改而成的权利要求，应该明确指明记载在原说明书中何处，说明修改符合要求。

）将独立权利要求1删除并将从属权利要求2和3合并形成新的独立权利要求1。

新修改的独立权利要求1的技术方案已记载在原说明书中结合图X和图X1所描述的本专利的包装体的第一实施例中。

删除了授权公告的权利要求X中的“…”的技术方案，此外还相应地修改了权利要求的编号和引用关系。

修改后的独立权利要求1没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，且符合《专利法》及其实施细则和《专利审查指南》中关于无效期间对专利文件修改的各项规定。

专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。

（陈述意见：

1.对于不属于细则65条第2款的理由，单独一节作出说明；2.针对无效理由具体说明修改后的权利要求为何已消除无效理由所涉及的本专利文件的缺陷；请求人提出多个无效理由的，分节逐条说明理由为何不能成立；2.虽然属于细则65条第2款的理由但在提交请求之日起1个月内未作具体说明的理由，请求不予考虑；3.对于逾期举证且不属于公知常识的证据或未结合证据阐述无效理由的证据请求不予考虑；4.需要反证的，编号列出反证材料，在陈述中结合所有反正材料作出具体说明；5.针对无效理由涉及的对象（如某权利要求）和依据的证据和事实做出说明，一个理由涉及多个证据的，说明理由不能成立时应针对所有证据作出分析。

）

专利权人相信，经过修改的权利要求1符合《专利法》及其实施细则的各项规定，符合（无效理由涉及的法条）。

具体理由如下：

（结尾语段：

明确指出请求人的哪些无效理由不能成立，请求专利复审委员会（在修改的权利要求书的基础上）维持本专利有效。

）综上所述，请求人提出的无效宣告理由XX不成立（或均不成立），因此请求专利复审委员会（在此修改文本的基础上）依法维持本专利权有效。

3.针对请求人补充意见陈述书和对比文件的意见陈述书

各主要考点的基本理论

充分公开

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

被认为无法实现的情况：

（1）说明书中只给出任务和／或设想，或者只表明一种愿望和／或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；

（2）说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施

（3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题；

（4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现；

（5）说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。

关于“权利要求书应当以说明书为依据（即权利要求应当得到说明书的支持）”每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。

权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。

用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。

如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

不恰当的功能限定的技术特征或权利要求：

对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。

只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的。

在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。

对于包括独立权利要求和从属权利要求或者不同类型权利要求的权利要求书，需要逐一判断各项权利要求是否都得到了说明书的支持。

权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。

新颖性

新颖性审查原则：

1.同样的发明或实用新型：

被审查的发明或实用新型与现有技术或抵触申请相比，技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

2.单独对比

新颖性审查的基准：

1.相同内容的发明或实用新型：

如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

所述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。